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日本とインドにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

1.日本における特許出願の分割出願に係る時期的要件
 日本特許法第44条は、下記の(1)~(3)のいずれかの時または期間内であれば、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新たな特許出願とすること(分割出願すること)ができることを規定している。

(1) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることができる時または期間内(第44条第1項第1号)
 なお、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について、補正をすることができる時または期間は、次の(i)~(iv)である。
 (i) 出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を受けた後を除く)(第17条の2第1項本文)
 (ii) 審査官(審判請求後は審判官も含む。)から拒絶理由通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第1号、第3号)
 (iii) 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第2号)
 (iv) 拒絶査定不服審判請求と同時(第17条の2第1項第4号)

(2) 特許査定(次の(i)および(ii)の特許査定を除く)の謄本送達後30日以内(第44条第1項第2号)
 (i) 前置審査における特許査定(第163条第3項において準用する第51条)
 (ii) 審決により、さらに審査に付された場合(第160条第1項)における特許査定
 なお、特許「審決」後は分割出願することはできない。また、上記特許査定の謄本送達後30日以内であっても、特許権の設定登録後は、分割出願することはできない。また、(2)に規定する30日の期間は、第4条または第108条第3項の規定により第108条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第5項)。

(3) 最初の拒絶査定の謄本送達後3か月以内(第44条第1項第3号)
 (3)に規定する3か月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第6項)。

・日本特許法第44条(特許出願の分割)

特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあっては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。

2.インドにおける特許出願の分割出願の時期的要件
 インドでは、特許付与前であれば、いつでも分割出願を行うことができる。
 出願人は、自発的に分割出願を行うこともできるし(特許法第16条(1))、単一性違反の拒絶理由(特許法第10条(5))を解消するために分割出願を行うこともできる。
条文等根拠:特許法第10条(5)、第16条

・インド特許法 第10条 明細書の内容

(5) 完全明細書の1または2以上のクレームは、単一の発明、または単一の発明概念を構成するように連結した一群の発明に係るものとし、明確かつ簡潔であり、また、明細書に開示された事項を適正に基礎としなければならない。

・インド特許法 第16条 出願の分割に関する命令を発する長官権限

(1) 本法に基づいて特許出願を行った者は、特許付与前にいつでも、その者が望む限り、または完全明細書のクレームが2以上の発明に係るものであるとの理由により長官が提起した異論を除くために、最初に述べた出願について既に提出済みの仮明細書または完全明細書に開示された発明について、新たな出願をすることができる。
(2) (1)に基づいて新たにされる出願には、完全明細書を添付しなければならない。ただし、当該完全明細書には、最初に述べた出願について提出された完全明細書に実質的に開示されていない如何なる事項も、一切包含してはならない。
(3) 長官は、原出願または新たにされた出願の何れかについて提出された完全明細書に関して、これら完全明細書の何れも他の完全明細書にクレームされている何れかの事項のクレームを包含しないことを確実にするために必要な補正を要求することができる。

説明-本法の適用上、新たにされた出願およびそれに添付された完全明細書については、最初に述べた出願がされた日に提出されたものとみなし、また新たにされた出願については、独立の出願としてこれを取り扱い、所定の期間内に審査請求が提出されたときに審査する。

日本とインドにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

日本 インド
分割出願の時期的要件*) 補正ができる期間 特許付与前までの期間

*) 査定(特許査定または拒絶査定)前の時期的要件の比較

インドにおける特許出願から特許査定までの期間の現状と実態に関する調査

インドにおける特許新規性喪失の例外

 インド特許法第VI章の第29条から第33条において、別途に開示または公表された発明が後の発明の新規性を喪失させないとみなされる様々な例外が規定されている。新規性喪失の例外規定の適用を受けるために特別な申請は不要であり、指令書における拒絶や第三者からの無効化手続において引例による新規性の欠如を指摘された段階で、それに対する反論として新規性喪失の例外規定に該当することを主張可能である。

 

1. 先行開示による新規性喪失(第29条)

不正な入手に基づく開示発明の特許権者または出願人(以下、特許権者/出願人)が、次のことを証明する場合には、当該発明は先行開示により新規性を喪失していないとみなされる。

 

(a)先行開示された内容が、特許権者/出願人またはその前権利者から入手されたものであって、(b)かかる内容が、特許権者/出願人またはその前権利者の同意を得ずに開示されており、さらに(c)特許権者/出願人が、かかる自己の発明の開示を知った後直ちに、実行可能な範囲で速やかに特許出願を提出したこと。

制限:この規定に基づく恩恵は、特許権者/出願人の発明がその優先日より前に、特許権者/出願人もしくはその前権利者により、または特許権者/出願人もしくはその前権利者の同意を得た他の者により、インドにおいて商業的に実施された場合には、適用されない。

 

権利に違反して提出された出願別の特許出願の出願人の権利に違反して提出された特許出願、または当該違反して提出された特許出願の出願後に正当な出願人の同意を得ずに、その特許出願がカバーする発明が当該違反して提出された特許出願の出願人によってあるいは当該違反して提出された特許出願の出願人による発明の開示の結果として第三者によって開示または使用されたという事実によって、後の特許出願の新規性が喪失したとみなすことはできない。(前項が正当な出願人による特許出願よりも前の不正な入手に基づく他人の「開示」を対象としているのに対して、本項では、不正な出願人による「特許出願」やそのような「特許出願」が提出された後の不正な実施、開示を対象としている。)

 

2. 政府への先行伝達による新規性喪失(第30条)

 発明内容またはその価値に関する調査中に、政府または政府により委任された者に対して行われた発明の伝達は、当該発明の新規性には影響を及ぼさないとみなされる。政府または政府により委任された者に対して行われた発明の伝達から、当該発明の特許出願の提出までの期限は特に定められていない。

 

3. 一般展示などによる新規性喪失(第31条)

 一定の条件に基づき、出願人が自己の発明の展示、使用または開示の日から12か月以内に当該発明の特許出願を提出する場合には、当該発明はかかる展示、使用または開示により新規性を喪失していないとみなされる。詳しい説明を下記に示す。

 

(1)発明が展覧会で展示される場合、中央政府が官報における告示により第31条の恩恵を適用した展覧会に限り、かかる展覧会のための当該発明の使用および開示に対して、この例外が適用される。

 

(2)学会において発表された論文における、真正かつ最初の発明者による発明の記載、または学会の会報における当該論文の公表は、たとえかかる行為の後に特許出願が提出されたとしても、当該発明の新規性を喪失させないとみなされる。重要な点として、このカテゴリーに基づき例外適用の資格を与えられるのは、真正かつ最初の発明者による学会における発明の発表だけであって、真正かつ最初の発明者の同意を得た者による発表ではないことに注意すべきである。また、「学会」という用語はインド特許法において定義されていないものの、この規定は、全ての専門出版物、刊行物および雑誌が例外適用の資格を与えられるわけではないことを示唆している。

 

4. 公然実施による新規性喪失(第32条)

 発明がその優先日前の12か月以内にインドにおいて公然実施されたが、かかる実施が適切な試験のためだけに行われ、当該発明の内容に照らしてその試験が合理的に必要であった場合には、かかる実施は当該発明の新規性を喪失させないとみなされる。ただし、かかる公然実施は、出願人/特許権者自身により、または出願人から必要な同意を得た第三者により行われなければならない。

 

5. 仮明細書の提出後における使用または開示による新規性喪失(第33条)

 仮明細書に従い提出された完全明細書は、仮明細書に開示された発明が仮明細書の提出日の後にインドその他の場所において開示または使用された場合には、新規性を喪失しないとみなされる。同様の規定が、仮明細書の優先権を主張するPCT出願にも適用される。

南アフリカにおける知的財産権関連制度の運用実態