台湾司法実務における均等論についての規定および適用
1. 台湾における均等論
1-1. 2016年以前の実務／基準
台湾における均等論の適用は、1996年に経済部中央標準局（すなわち、TIPOの前身）により発表された「専利侵害鑑定基準」、および2004年にTIPOにより発表された「専利侵害判断要点」に論拠を見出すことができる。実際問題として、特許クレームと被疑対象を比較する手順および段階には、基本的に下記が含まれる。
第1段階：特許クレームの技術的特徴（クレーム範囲）を解釈する。
第2段階：被疑対象の技術的内容を解釈する。
第3段階：オール・エレメント・ルールに基づき、被疑対象が特許クレームに文言通りに記載されているかどうかを判断する。
第4段階：第3段階が当てはまる（または当てはまらない）場合、逆均等論および均等論が被疑対象に適用されるかどうかを判断する。
文言通りの記載によって正確かつ周到な特許クレームを作成するのは困難であるため、特許クレームの範囲は、その特許クレームと実質的に同じ範囲にまで拡大され、文言通りの範囲に限定されることはない。それゆえ均等論を適用する目的は、侵害者が被疑対象の技術的特徴をわずかに変更するだけで特許権侵害の責任を逃れることのないようにし、特許権者の権利を保護することにある。
2016年以前における特許権侵害を判断するための段階を、下記のフローチャートに示す。
1-2. 2016年以降の実務および基準
2016年2月にTIPOは「専利侵害鑑定基準」を改定し、「専利侵害判断要点」（「新指針」）と名称を改め、参考のために台湾の裁判所に提出した。新指針において、均等論問題に関して重大な変更があった部分を以下に示す。
(1)以前の指針および指示に従い適用されていた逆均等論を削除
(2)均等論の適用上の制限として、オール・エレメント・ルールを記載
(3)均等論に基づいて侵害を判断する事例を提示
(4)出願経過禁反言の問題を検討する際に、フレキシブル・バーの原則を採用
逆均等論の削除に関しては、逆均等論が適用される非侵害事件はごくわずかであり、さらに逆均等論により解決すべき問題は、クレーム解釈段階で解決できるため、TIPOは新指針から逆均等論を削除することを決定した。
均等論の適用上の制限としてオール・エレメント・ルールを記載したことに関しては、均等論が適用可能な場合の要件とは、被疑対象がオール・エレメント・ルールに基づき特許クレームに文言通りに記載されていないことであるため、この改定は均等論の原理に即したものである。さらに新指針は、将来における均等論事件の判断を円滑にするため、様々な均等論の事例を提示している。
新指針に定められた特許権侵害の判断に関するフローチャートを、下記に示す。
（*4つの制限には、オール・エレメント・ルール、出願経過禁反言、先行技術の制限効果、および発明の開放原則が含まれる。）
2． 均等論が適用可能な場合の要件および制限
2-1. 均等論の要件
上記のフローチャートから分かるように、均等論が適用可能な場合の要件は、被疑対象がオール・エレメント・ルールに基づき特許クレームに文言通りに記載されていないことである。このような状況においては、均等論が適用可能かどうかを判断する必要がある。
新指針に従い、均等論を被疑対象に適用するかどうかを判断する際の基準は、「全体として」ではなく、「要素ごと」である。つまり、特許クレームの技術的特徴全体を被疑対象の技術的特徴全体といきなり比較するのは間違っている。特許クレームと被疑対象との間における技術的内容の相違を区別した後に比較を行い、均等論を被疑対象に適用するかどうかを判断すべきである。
対応する特徴が相互に実質的に同じかどうかを判断する上で、新指針において最も一般的な方法が、いわゆる三要素テスト（機能－方法－結果テスト）である。三要素テストに基づき、被疑対象の技術的内容が特許クレームと実質的に同じ方法を用いて、実質的に同じ機能を果たし、実質的に同じ結果に結びつく場合には、被疑対象の技術的特徴は特許クレームの技術的特徴と実質的に同じであると判断されるため、この場合に均等論が適用される。この「実質的に同じ」とは、被疑対象と特許クレームとの相違が容易に実現できる、または当業者に知られているという意味である。
三要素テストに加えて、もう一つのテスト方法が非実質的相違テストである。非実質的相違テストに基づく重要な点は、特許クレームと被疑対象との相違が「非実質的な変更」であるかどうかを判断することである。つまり、特許クレームに記載された発明を実現する上で、すなわち補正の時点で入手可能な情報だけを考慮して実質的に同じ方法により同じ機能を果たして同じ結果を得る上で、かかる均等物が当業者にとって予測可能であったかどうかを判断しなければならない。予測可能であれば、被疑対象の対応する特徴は特許クレームの特徴と非実質的に異なる（すなわち、実質的に同じ）とみなされるため、均等論が適用される。
2-2. 均等論の制限
新指針に従って均等論を適用する際には、4つの制限が存在する。かかる制限には次のものが含まれる
(1)オール・エレメント・ルール
(2)出願経過禁反言
(3)先行技術の制限効果
(4)発明の開放原則
上記いずれかの制限が存在する場合、均等論は評価の際に適用されない。
2-3. 最近の判例
三要素テストおよび非実質的相違テストは共に、新指針に基づき適用可能であるものの、知的財産裁判所（特許権侵害に関する事件および特許の有効性に関する行政訴訟に対する優先管轄権を有する）が、非実質的相違テストに基づいて均等論を適用することは稀であるというのが、当所の見解である。一方、三要素テストは、台湾ではかなり一般的に採用され、議論されている。
2016年以前、知的財産裁判所は既に、特許権者が均等論を主張する多くの事件で判決を下していた（500件を超える）。概算によれば、2016年以前は均等論事件の約25％で特許権者が勝訴していた。2016年に新指針が発効した後は、特許権侵害を主張する代わりに均等論に言及する事件が見受けられる（第一審および第二審を含めて、約50件）。2016年2月以降に下された判決のうち、約5件で逆均等論が主張され、かかる主張を知的財産裁判所が審理したことは、注目に値する。まだ判例となる事件の数が少ないため、知的財産裁判所が均等論問題の審理に関して自己の実務または基準を変更したのかを結論づけることはできない。
3． 均等論と出願経過禁反言との関係
出願経過禁反言（「包袋禁反言」としても知られる）は、均等論の制限の一つである。出願経過禁反言の原則に基づき、特許出願を提出した後、有効性の問題に対応するために当該出願の減縮補正を行った者は、補正により放棄された被疑対象を保護する目的でクレーム範囲を拡大するために均等論に依拠することを禁じられるべきである。
出願経過禁反言を評価に適用するかを判断する際は、下記の複数の要件が検討される
(1)特許クレームが補正により減縮されたかどうか
(2)補正により放棄された特許範囲に被疑対象が含まれていたかどうか
特許範囲が補正により減縮されていない場合には、かかる特許範囲に依然として均等論を適用できる（下記を参照）。
・補正手続中に特許権者により提示された目的または理由に基づき、補正により減縮された特許範囲に被疑対象が含まれていると確認できる場合には、均等論の適用を制限するために出願経過禁反言が適用されるため、被疑対象は均等論に基づく特許権侵害を生じない。
・一方、特許権者により提示された目的または理由が、補正により放棄された特許範囲を判断する上で十分ではない場合には、やはり出願経過禁反言が適用されるため、被疑対象は均等論に基づく特許権侵害を生じない。
・さらに、特許出願が提出された時点で被疑対象の技術的内容が予測可能ではなかったことを特許権者が立証できる場合には（例えば、電子分野における先端技術である「トランジスタ」は、真空管技術に基づいて予測できない）、被疑対象は補正により放棄された特許範囲とは無関係である、または特許権者が特許出願の提出時に被疑対象を特許範囲に含めることは不可能であるため、出願経過禁反言は均等論の適用を制限しない。
新指針は2016年に発効したばかりであるため、その後の裁判所の実務がどのように進展していくかはまだ分からない。しかし、新指針における均等論に関する改定部分から判断すると、知的財産裁判所の今後の均等論に関する判決は、新指針に定められた基準および事例に基づき、より慎重なものになると予想される。
シンガポールにおける均等論に対する裁判所のアプローチ
1.シンガポールには、均等論に関する確立された理論があるか
均等論の起源は米国であり、被告製品が特許権者のクレームを侵害したか否かを評価するにあたり米国裁判所が取るアプローチである。この法理に基づき、被告製品が、実質的に同一の結果を達成するために、実質的に同一の方法で実質的に同一の機能を果たす場合、被告製品は、特許権者のクレーム範囲内にあたるとみなされる。
米国とは異なり、シンガポールには、制定法であるか判例法であるかを問わず、均等論がない。代わりに、シンガポール裁判所は、クレーム解釈に対して、イギリスで採用されている目的論的アプローチを支持してきた。
実際、Bean innovation Pte Ltd & Anor v. Fexon (Pte) Ltd事件において、シンガポール控訴裁判所は、均等論を暗に拒絶したものと見受けられる。問題の特許は、個人向け郵便受け用のセントラル施錠システムを備えた郵便受けアセンブリ施錠システムに関するものであった。被告の郵便受けも、同一の結果を達成するセントラル施錠システムを有していた。特許権者は、被告製品が特許製品と同一の機能を果たすため侵害があったと主張した。控訴裁判所は、そのアプローチはクレームにおいて述べられていることを無視することと同等であるとして、本件クレーム全体を機能的に解釈する特許権者のアプローチに同意しなかった。
2.シンガポールにおける特許クレーム解釈に対する目的論的アプローチ
クレーム解釈に関する法律は、シンガポール特許法第113条(1)に規定されており、特許により付与された保護範囲は、特許明細書に含まれる説明および図面により解釈された、明細書中のクレームにおいて指定されたものであると解されるものとすると定められている。本条に基づくクレーム解釈に際して、目的論的アプローチが採用される。
目的論的アプローチはまた、Genelabs Diagnostics Pte Ltd v. Institut Pasteur（「Genelabs事件」）において、シンガポール控訴裁判所により支持された。本件特許におけるクレームは、ヒト免疫不全ウイルス2型（「HIV-2」）レトロウイルスに対する抗体との特定免疫反応を生じる18merのアミノ酸配列をカバーするものであった。被告の試験キットは、完全に同一の18mer配列と追加の5つのアミノ酸から成る23mer配列を含んでいた。侵害があったか否かの判断に際して、控訴裁判所は、Improver Corp v. Remington Consumer Products Ltdにおいて定められた精巧なテストにおいて要約された以下のプロトコルの質問事項に導かれた、Catnic Component Ltd v. Hill & Smith Ltdにおいて提示された目的論的解釈の法理を適用した。
(1)この異形は、本発明の作用方法に重大な効果を有するか。
Yesの場合、この異形はクレームの範囲外である。
Noの場合：(2)
(2)このこと（すなわち、この異形が重大な効果を有さない）は、当業者である読者にとって、特許の公開日時点において自明であったか。
Noの場合、この異形はクレームの範囲外である。
Yesの場合：(3)
(3)このこと（すなわち、この異形が重大な効果を有さない）にもかかわらず、当業者である読者は、クレームの文言から、特許権者が、主たる意味の厳格な遵守が本発明の重要な要件であることを意図していたと理解したか。
Yesの場合、この異形はクレームの範囲外である。
控訴裁判所は、5つの追加のアミノ酸は、ニトロセルロース片上における18mer配列にとっての固着剤および安定剤以上のものではないため、23mer配列は、取るに足らない異形であると判断した。よって、裁判所は、被告の診断キットが本件特許を侵害したと判示した。
3.目的論的アプローチの制限
しかし、採用されたクレーム解釈に対する目的論的アプローチには制限がある。
(1)クレームの本質的特徴を説明するために使用される用語が明確で明瞭な用語である場合、これら用語は無視されない。
(2)クレームが平易な意味を有する場合、クレームに異なる別の意味を持たせるように、明細書の本文において使用されている文言に依拠すべきではない。
4.包袋禁反言の法理
米国裁判所によりやはり採用されている包袋禁反言の法理の存在および範囲は、均等論と関係がある。包袋禁反言の法理は、特許審査に際して縮減補正を行う特許権者が、当該補正により譲り渡した主題をカバーすべく自らのクレーム範囲を拡大するために均等論を発動し、特許付与を受けることを禁止するものである。
シンガポールは、包袋禁反言を正式に認めていないが、Genelabs事件において、シンガポール控訴裁判所は、特許クレームの範囲を評価するにあたり、審査経過を考慮に入れた。
Genelabs事件は、シンガポールで再登録された欧州（イギリス）登録特許の侵害認定に関するものであった。本件特許は、特に、HIV-2、その抗原、ならびにヒトHIV-2レトロウイルスに感染したヒト中で発現した抗原の存在にかかるin vitro検出の方法をカバーするものであった。控訴人は、HIV-2を検出する診断キットを製造、販売した。
被告は、自身の診断キットはSIV抗原のアミノ酸配列を使用しているため、本件特許を侵害しないと主張した。この主張の裏付けとして、被告は、欧州特許庁（「EPO」）の通知書に対する特許権者の応答書の一部に裁判所の注意を向けさせ、この応答書に鑑みて、本件特許の範囲はHIV-2に限定されており、SIVを含むべきではないと主張した。
特許によりクレームされた独占の範囲を決定するにあたり、控訴裁判所は、特許権者の応答書を検討し、特許権者の完全な応答書を審査した結果、特許権者の権利をHIV-2抗原のみに縮減し、SIV抗原を排除するようなものは応答書には一切ないと結論付けた。よって、裁判所は、被告の診断キットが本件特許を侵害したと判示した。
まとめると、シンガポールにおいては、正式な包袋経過禁反言の法理はないが、裁判所は、特許クレームの範囲を決定するにあたり、審査経過を検討する用意があると考えられる。
南アフリカにおける特許分割出願に関する留意点
【詳細】
1.南アフリカにおける分割出願制度 南アフリカにおける特許分割出願は、南アフリカ共和国特許法（1978年第57号特許法）の第37条に規定されている。同(1)項の規定により、南アフリカでは、出願（「親出願」）が特許庁に提出された後、当該親出願の認可（acceptance）前であれば、新たな出願（「分割出願」）を提出することができる。また、同項では、分割出願が親出願に開示された事項の一部（part of the matter disclosed）に関するものでなければならないこと、および、分割出願の日付を親出願の提出日以降の日付に遡及させるように登録官（Registrar、日本の特許庁長官に相当）が指示できることが規定されている。
1-1.分割出願の提出期限
上述したように、親出願から分割出願を提出できる期限は、南アフリカ特許庁による親出願の認可日である。現時点において南アフリカ特許庁は未だ無審査主義を採用しているため、特許出願の方式要件が全て満たされていれば当該特許出願は認可され、出願人へのさらなる通知なしに特許が付与される。審査主義の特許庁における手続とは異なり、認可の通知の発行タイミングは予測できないため、実務上では、一般に、特許出願提出時に認可の12ヶ月の延長を請求することが推奨されている。これにより出願人は分割出願の提出期限を明確に知ることができる。延長後の認可日の時点においても分割出願を検討中という場合には、登録官への申請により当該認可日を更に延長することも可能である。
1-2.分割出願の出願日
登録官は、特許分割出願の出願日を親出願の出願日以降の日付に遡及させるよう指示することができる。実務上、南アフリカにおいては、分割出願の日付を親出願の国内段階移行日にまで遡及させる申請を行っている。このようにして遡及された日付が分割出願の有効出願日とみなされ、当該分割出願の維持年金納付期日の計算および当該分割出願に付与された特許の満了日の計算に用いられる。
2.開示された事項の一部（Part of the matter disclosed）
上述したように、1978年第57号特許法の第37条では、分割出願が親出願に開示された事項の一部（part of the matter disclosed）に関するものでなければならないと規定されている。
従来、分割出願は、国際調査報告や他国での対応出願における実体審査で単一の出願において複数の発明が開示されているとの判断がなされており、これを受けて南アフリカにおいても複数の発明の権利化を出願人が求める場合に提出される。このような場合には、分割出願の提出手続と共に、分割出願として提出する明細書に含めるべき事項を親出願から削除（分割）するために親出願の補正手続が行われる。
しかし、分割出願は、対応外国出願において取得する保護範囲が定まらない場合や、出願人が製品クレームや方法クレームといった異なるクレームセットを別々の出願で求める場合にも提出することができる。
3.分割出願に関する最高裁判決
この点、南アフリカ最高裁判所は、最近の判決（「Pharma事件」（Pharma Dynamics (Pty) Ltd v. Bayer Pharma AG (468/13) [2014] ZASCA 123））において、特許分割出願の問題を取り上げた。この判決は、分割出願および分割出願で許容されるクレームの範囲について明確な指針を与えている。
3-1. Pharma事件の概要
Pharma事件は、南アフリカの特許の特任裁判官による法廷(Court of the Commissioner of Patents of South Africa)での特許法第61条に基づく特許の取消申請（訴訟手続であるが、位置づけとしては日本の無効審判に相当）についての判決から上告最高裁判所（Supreme Court of Appeal）への上告審（特許事件についての実質、最上級審。なお、南アフリカにおける憲法解釈についての最上級審は、憲法裁判所、Constitutional Courtとなる）であり、被上告人のBayer Pharma Aktiengesellschaft（以下「Bayer」）は、避妊薬Yasminの南アフリカ特許No. 2004/4083（発明の名称：避妊薬としての用途のためのエチニルエストラジオール[EE]とドロスピレノン[DSP]との医薬的組合せ、以下「2004年特許」。これは先行する2002年特許の分割特許にあたる）の特許権者、上告人のPharma Dynamics (Pty) Ltd（以下「Pharma」）は、避妊薬Yasminに対するジェネリック医薬品を輸入・販売する許可を受けた現地のジェネリック医薬品販売業者である。
第一審の判断（特許法に定められる特任裁判官の法廷）では、2004年特許は有効であり、Pharmaの製品は当該2004年特許を侵害したと判示したが、Pharmaはこの判決を不服とし、2004年特許は下記第1、第2の理由により2002年特許の真正な分割ではなく、新規性を欠いているとして、2004年特許の無効を主張した。
3-2. Pharmaの主張および上告最高裁判所の判断
2004年特許が2002年特許の真正な分割特許ではないとする第1の理由として、Pharmaは、2004年特許の明細書本文および図面による開示内容と2002年特許の明細書本文および図面の開示内容が同じであるということを挙げた。この点に関して、最高裁判所は、先の判決（Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v. Ratiopharm GmbHおよびNapp Pharmaceutical Holdings Ltd v. Sandoz Ltd [2009] EWCA）を引用し、本件でも同様の判断を下した。この先の判決において、上告最高裁判所は分割出願の要件に言及し、次のように述べている。
「2つの特許は互いに『分割』されたものであるため、明細書本文は実質的には同じである。相違点は、それぞれのクレーム、および分割手続の結果として変更された箇所の明細書本文にある。」
また、2004年特許が2002年特許の真正な分割特許ではないとする第2の理由として、Pharmaは、2004年特許のクレームが2002年特許のクレームと同じであるということ、すなわち、2004年特許のクレームの範囲と2002年特許のクレームの範囲とが同じであるということを主張した。しかしながら、上告最高裁判所は、クレーム範囲の解釈に基づいてこの主張を退けた。上告最高裁判所は次のように述べている。
「Bayerにより主張された2004年特許のクレームの相反する解釈（この解釈が正しいと当裁判官は認定した）によると、2004年特許のクレームは、溶解速度の高いDSP（ドロスピレノン、drospirenoneの略）をその請求の範囲に含むものであるものの、2002年特許のクレームに請求されるような溶解速度がどのように得られるかということについて請求するものではない。また、2004年特許のクレームの請求の範囲には微粒子化が含まれるものであるが、微粒子化の詳細を限定するものではない。したがって2004年クレームは2002年特許のクレームより範囲が広く、それゆえこれら2つのクレームの範囲は同じではない。」
Pharma事件から、分割出願は親出願の本文に開示された事項の一部に関するものでなければならないということが明らかとなった。また、分割特許のクレームは親特許のいずれかのクレームと同じであってはならないが、親クレームより広い範囲であってもよいということが明らかとなった。したがって、親出願と同一のクレームによる分割出願の提出は可能であるが、特許付与の前に親出願および／または分割出願を補正して、これらの要件を満たすよう注意を払う必要がある。
Pharma事件の判決によって、より狭い範囲のクレームセットで特許を受けられるように出願人が親出願を補正して権利化する一方、それと並行して分割出願としてより広い範囲のクレームを新たに提出し、その分割出願の特許付与前に他国の審査結果を反映して補正して権利化することの適法性が、裁判所の判断として確認された。