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メキシコにおける特許を受けることができる発明とできない発明
2016年06月01日
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メキシコにおいては、特に動植物の発生、複製または繁殖を目的とする本質的に生物学的な方法等、通常特許不適格な発明であっても、特別な場合に発明とみなされるケースが存在する。同様に、理論上もしくは科学上の原理、コンピュータプログラム、情報提供の方法、治療方法等、発明と見なされない発見がいくつか存在する。その一方で、特定の主題の特許性について指針が十分に提供されていないという点で、メキシコの国内法には整備の余地が残されている。■詳細及び留意点
【詳細】
1.概要
メキシコにおいては、特に動植物の発生、複製または繁殖を目的とする本質的に生物学的な方法等、特許不適格な発明が存在する。また、理論上または科学上の原理、コンピュータプログラム、情報提供の方法、治療方法、発明とみなされない発見についても特許不適格とされている。なお、バイオテクノロジー分野に属する相補的DNAや、IT分野に属するコンピュータ関連発明等については、特許性について指針が十分に提供されておらず、メキシコの国内法には整備の余地が残されている。
2.法的枠組み
特許性について定めたメキシコ産業財産法（以下「MIPL」と称する）の具体的な規定を以下に掲げる。
- メキシコ産業財産法
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第4条 その内容が公序良俗、道徳または適正な慣行に反する場合、または当該内容が法の規定に違反する場合は、本法の適用を受ける法的機関または組織に関係する特許、登録および許可は与えられず、また官報での公告も認められないものとする。
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第16条 新規であり、かつ進歩性の成果であって産業上の利用可能性を有する発明は、以下に該当する場合を除き、本法の文言に基づき特許適格とされるものとする。
- 動物の出生や植物の発生、複製または繁殖を目的とする本質的に生物学的な方法
- 自然界で発見される生物学的および遺伝学的な素材
- 動物の品種
- 人体および人体を構成する生きた材料
- 植物の品種
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第19条 本法の適用上、以下のものは発明とはみなされない。
- 理論上または科学上の原理
- これまで人間には知られていなかったが自然界に既に存在していたものを公開または公表する研究成果
- 精神作用の実行、遊戯の実施または事業活動遂行のための図式、計画、規則および方法、ならびに数学的手法
- コンピュータプログラム
- 情報提供の方法
- 美的創造物、芸術的著作物および文学的著作物
- 人体または動物に適用可能な外科手術、治療もしくは診断の方法
- 既知の発明の組合せ、既知の製造物の混合、またはそれらの用途、形状、寸法もしくは材料の変更。ただし、現実にそれらの結合もしくは一体化の程度が強く別個の状態では機能しない場合や、それらの特徴もしくは機能が変化しているために当該分野の当業者にとって自明でないような産業上の成果もしくは用途が生じている場合はこの限りではない。
上に掲げた第4条、16条および19条は、メキシコにおいて特許として認められないものを規定している。しかし、前述したように、これら規定の解釈において問題が生じる場合がある。メキシコの国内法に具体的な判断基準が設けられていないため、相補的DNAやコンピュータ関連発明などは、特許性の適格を判断するにあたって、さまざまな解釈を生じさせてしまっており、現時点においてメキシコ産業財産庁（以下「IMPI」と称する）による特定性の適格判断は一貫性を欠いてしまっている。
3.実務面における主題の特許性
ある出願について、MIPLの規定に基づいて特許不適格と指摘された場合であっても、請求項の記述内容を変更することで、権利化を目指すことができる場合があるたとえば生命科学の分野において、治療方法に関する請求項（クレーム）に対して特許不適格な主題であると指摘された場合、そのようなクレームをEPC2000型のクレーム（特定の疾病Yの治療に使用される化学物質または化合物X）もしくはスイス型のクレーム（疾病Yの治療用医薬品製造のための化学物質または化合物Aの使用）に書き直すことで、認可となる可能性がある。現在、IMPIは医療的用途についてEPC2000型とスイス型のどちらを認容すべきかの基準を定めていないため、どちらの形式の請求項記述でも認められている。
また、先述のように、生命科学の分野においては、相補的DNA等の特定の主題に関する特許適格性について指針が提供されていない。しかしながら、相補的DNAは自然発生するものではなく、自然界に存在するものとは構造的に異なっていることから、相補的DNAに関する出願が特許不適格との理由で拒絶される可能性は低いと考えられる。一方、単離されたDNA配列の場合は事情が異なる。単離されたDNA配列は、それ自体としては自然界に存在しないが、自然界に存在するものと構造的に同一である（Alejandro Luna FandiñoおよびErwin Cruz著「Biotech: Guidance changes US patentability and its impact in Mexico」（The Patent Lawer掲載）。この点に関して言えば、遺伝子の単離された配列もしくは部分的配列は、それらが特定の機能を有する限りにおいて、欧州特許条約(EPC)の加盟国および欧州連合においては、特許性が認められている（EPC規則23e(2)）。メキシコにおける特許性の判断基準は、欧州特許庁(EPO)の基準を忠実に踏襲している。しかし、国内法に具体的な指針が欠けているため、IMPIが採択した基準は、単離されたDNA配列は特許適格な主題とは見なされないというものであった。つまり、この特定の主題に関するIMPIの基準は、Myriad事件（Association for Molecular Pathology v Myriad Genetics, Inc., 569 U.S.__, 133 S. Ct. 2107,(2013)）以後の米国特許庁が採用している基準の方により近い。単離されたDNAは、それ自体としては自然界に存在しないため、この基準は議論の的になるものと思われる。
また、バイオテクノロジー関連発明に関しては、公序良俗、道徳もしくは適正慣行に反するという理由で（前掲のMIPL第4条を参照）、審査官から拒絶の指摘を受けることがある。この種の指摘は、ヒト胚芽に絡んだ特許出願について、ごく稀に受けることがあり、特に、その特許出願の明細書にヒト胚芽の破壊に関する記述が含まれている場合、そうした傾向がある。
また、コンピュータ関連発明に関する特許出願についても、特許適格な主題であるか否かが問われることが多い。前掲のメキシコ第19条VII項に記述されているように、コンピュータプログラムは特許適格な主題とは見なされていない。しかしながら、メキシコ特許法には「コンピュータプログラム」の定義が示されておらず、コンピュータ関連発明の特許性に関する規定も存在しない。このため、長年にわたってコンピュータ関連発明は、コンピュータプログラムそれ自体と見なされて拒絶されてきた。ところが、2013年にメキシコのFCTA（連邦租税行政裁判所）は、コンピュータ関連発明とコンピュータプログラムもしくはソフトウェアそれ自体とを明瞭に区別する決定を言い渡した（2013年6月。2154/09-EPI-01-3 IMPI vs. Microsoftの事件において、FCTAは被告マイクロソフトに有利な判決を示し、被告の特許出願を拒絶したIMPIの以前の決定を棄却した。コンピュータ関連発明とコンピュータプログラムそれ自体の線引きを明確に示したメキシコで最初の判例であった）。この判決以降、メキシコにおいてコンピュータ関連発明の特許性に関する状況は、かなり改善されてきている。
4.結論
特許適格な主題に関するMIPLのグレーゾーンは、相当広い範囲に及んでいる。だが、こうした不確実性のある現状は、メキシコ特許法の改善に役立つ司法判断の先例を生み出す可能性に満ちているということもできる。先述のコンピュータ関連発明の例は、この最たる事例である。メキシコ特許出願に関する当面の実務としては、もしも審査官から「主題に特許性がない」との指摘を受けた場合、その指摘が特許法第16条もしくは第19条の明示的な規定に基づいたものでなければ、反論により解消できる可能性があるといえる。
■ソース
- メキシコ産業財産法
- 欧州特許条約（EPC）
- Alejandro Luna FandiñoおよびErwin Cruz著「Biotech: Guidance changes US patentability and its impact in Mexico」（The Patent Lawer掲載）
- Association for Molecular Pathology v Myriad Genetics, Inc., 569 U.S.__, 133 S. Ct. 2107, (2013)：
http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf - IMPI vs. Microsoft事件（2154/09-EPI-01-3）
■本文書の作成者
OLIVARES LAW FIRM
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期
2015.11.25