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フィリピンにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点（中編）
2024年05月30日
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フィリピンの特許出願の審査基準のうち進歩性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については、省略する。前編では、進歩性に関する審査基準の記載個所、基本的な考え方、用語の定義について、中編（本稿）および後編では、進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点について、解説する。（前編：https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/39191/）
（後編：https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/39198/）
■詳細及び留意点
（前編から続く）
4. 進歩性の具体的な判断
4-1. 具体的な判断基準
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3. 進歩性の具体的な判断」の第3段落に記載された「(1)から(4)までの手順」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項 付属書2、2.「課題解決アプローチの4つのステップ」
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許審査基準では、進歩性を評価する際、審査官は通常「課題解決アプローチ」を適用するとされている。
課題解決アプローチでは、審査官はまず、クレームの発明から最も近い先行技術まで一歩後退し、次にこの先行技術と発明の比較に基づいて、いわゆる「客観的課題」を定式化する。最後に、この課題に対する解決策が使用可能であり、使用されていたかどうかに関する指標を求めて、従来技術が検索される。
課題解決アプローチは、次の4つのステップからなる。
ステップ1:最も近い先行技術を決定する
発明の技術的特徴とそれに関連する技術的効果、および発明の全体的な効果、目的、または意図される用途を理解するまで出願を検討する。次に、先行技術を個別に検討する。
各先行技術について、発明に共通する技術的特徴と技術的効果を特定する。発明と各先行技術との相違点、およびその相違点がもたらす技術的効果を特定する。そして、どれが最も近い先行技術であるかを決定する。
ステップ2:最も近い先行技術とクレームされた発明との違いを評価する
次のステップは、クレームされた発明と最も近い先行技術との差異を判断することである。この相違点は、クレームにはあるが最も近い先行技術にはない構造的、機能的特徴であり、識別特徴と呼ばれる。
ステップ3:技術的課題の定式化
この違いに基づいて、課題を定式化する。この課題は、特徴的な機能が提供する技術的効果に基づいている。通常、この特徴の効果は、出願自体に記載されているか、明細書の説明から明らかである。例えば、電子部品に隣接する熱伝導体は、熱を部品から遠ざける効果がある。対応する課題は、「電子部品の冷却」として定式化されることがある。
技術的課題を正しく定式化することが、課題解決アプローチの核心である。適正に定式化されていない場合、進歩性の正しい評価に到達しようとする際に困難が生じる。
ステップ4:発明は自明か
技術的課題と先行技術が決定した、次のステップは、当業者が先行技術文献を組み合わせて、発明が技術的課題を達成するように、あるいは別の言い方をすれば、同一の課題を解決するように導くような指標が、先行技術にあるかどうかを判断することである。
技術的課題と先行技術に直面した当業者に、その解決策を最も近い先行技術と組み合わせることを検討させ、課題を解決する発明へ導くような指標が先行技術にない場合、最も近い先行技術から本発明へと当業者を導くようなものがないため、本発明は自明ではない。
そのような指標がある場合、技術的課題と先行技術に直面した当業者は、解決策を最も近い先行技術と組み合わせることを検討し、クレームの主題に到達するであろうから、発明は進歩性を伴わない。
ステップ4では、最も近い先行技術から出発して、他の先行技術を考慮して、当業者が発明に至ったであろう指標があるか否かを判断することになるが、この判断には、サブテストと呼ばれる手順が使用される（後述「4-2-5. 設計変更」を参照）。
4-2. 進歩性が否定される方向に働く要素
4-2-1. 課題の共通性
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(2) 課題の共通性」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項9.7
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許基準では、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けとして課題の共通性を検討する規定はなく、複数の文献を組み合わせる際に審査官が留意すべき事項として以下の記載がある。審査官は、組み合わせる「文献の内容が、発明によって解決される課題に関係する当業者が、それらを結合する可能性が高いか、または低いかどうか」を考慮するとされているので、「課題の共通性」は進歩性の評価の項目とされていると考えられる。
進歩性の有無を検討する際、2つ以上の文献、文献の一部、同一文献の異なる部分、他または他の先行技術の開示を組み合わせることは許されるが、進歩性が否定されるのは、そのような組み合わせが審査中の特許出願の出願日また優先日において、当業者にとって自明であった場合に限られる。審査官は、2つ以上の別個の開示を組み合わせることが、自明であるか否かを判断する際、以下の点に留意すべきである。
(i) 留意事項の一つは、文献の内容が、発明によって解決される課題に関係する当業者が、それらを結合する可能性が高いか、または低いかどうかである。例えば、全体として考慮される2つの開示が、発明に不可欠な開示された特徴における本質的な特性のために、実際には容易に組み合わせることができない場合、これらの開示の組み合わせは、通常、自明とみなされるべきではない。
(ii) 留意事項の一つは、2つの開示が、類似の技術分野であるか、隣接する技術分野であるか、または離れた技術分野の文献であるかどうかである。
(iii) 文献の2つ以上の部分を組み合わせることは、当業者がこれらの部分を相互に関連付けるための合理的な根拠があれば自明であろう。通常、周知の教科書や標準辞書を、従来技術の文献と組み合わせるのは、自明である。これは、複数の文献の教示と当該技術分野における共通の一般知識を組み合わせることが明らかであるという一般命題の特殊なケースにすぎない。一方の文献に他方の文献を参照することが明確に開示されている2つの文献を結合することも、一般的に自明である。文献を、使用など他の方法で公知とされた先行技術と組み合わせることについても、同様の留意事項が適用される。
4-2-2. 作用、機能の共通性
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(3) 作用、機能の共通性」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項9.7
(2) 異なる事項または留意点
「4-2-1. 課題の共通性」に記載のとおり、審査官の留意事項として、「文献の2つ以上の部分を組み合わせることは、当業者がこれらの部分を相互に関連付けるための合理的な根拠があれば自明であろう」とされているので、合理的な根拠の要素として複数の文献の間の作用、機能の共通性が考慮されると考えられる。
4-2-3. 引用発明の内容中の示唆
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(4) 引用発明の内容中の示唆」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項9.7
(2) 異なる事項または留意点
「4-2-1. 課題の共通性」に記載のとおり、審査官の留意事項として「一方の文献に他方の文献を参照することが明確に開示されている2つの文献を結合することも、一般的に自明である」とされているので、引用発明の内容中の示唆は、進歩性の評価の際に考慮されると考えられる。
4-2-4. 技術分野の関連性
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(1) 技術分野の関連性」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項9.7
(2) 異なる事項または留意点
「4-2-1. 課題の共通性」に記載のとおり、審査官の留意事項として「2つの開示が、類似の技術分野であるか、隣接する技術分野であるか、または離れた技術分野の文献であるかどうかである」とされているので、複数の文献の間の技術分野の関連性が考慮されると考えられる。
4-2-5. 設計変更
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」の「(1) 設計変更等」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項 付属書2、3、3.1
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許審査基準では、設計変更の類型に関する進歩性の判断について、以下のように規定されている。
審査官による進歩性の評価では、最も近い先行技術から始めて、他の先行技術を比較検討し、最も近い先行技術から当業者が本発明に至ったであろう示唆があるか否かを判断する。この際、サブテストと呼ばれる要素が使用される。サブテストは、評価者が判断に至るための指標を提供するものである。
サブテストには、進歩性の存在を肯定するポジティブ・サブテストと、進歩性の存在を否定するネガティブ・サブテストがある。そして、「設計変更」はネガティブ・サブテストの指標の一つとされている。
・寸法、形状又は比率の変更
限られた可能性の範囲から特定の寸法を選択し、日常的な試行錯誤の結果生じたもの、または通常の設計手順を適用して到達したものは自明である。
事例：発明は、既知の反応を実施するためのプロセスに関するものであり、不活性ガスの流量が規定されていることを特徴とする。規定の流速は、当業者が必然的に到達する流速にすぎない場合、そのよう設計変更は自明であり、進歩性は否定される
4-2-6. 先行技術の単なる寄せ集め
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」の「(2) 先行技術の単なる寄せ集め」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項 付属書2、3、3.1
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許審査基準では、先行技術の単なる寄せ集めによる発明については、「4-2-5. 設計変更」で述べた、進歩性の存在を否定するネガティブ・サブテストの指標の一つとされている。
・組み合わせまたは並置
発明が、公知の装置またはプロセスを組み合わせ、または並置することのみから成り、各装置は他の要素と相互作用することなく通常の方法で機能し、予期せぬ技術的効果を生じない場合、そのよう組み合わせは自明であり、進歩性は否定される。
事例：ソーセージを製造する機械は、公知のミンチ機と公知の充填機とが並んで配置されている。
4-2-7. その他
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」と異なるフィリピン特許審査基準の該当する記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特審査基準には特に記載はない。
4-3. 進歩性が肯定される方向に働く要素
4-3-1. 引用発明と比較した有利な効果
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.2.1 引用発明と比較した有利な効果」の「(1) 引用発明と比較した有利な効果の参酌」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項 付属書2、3、3.2
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許審査基準では、「4-2-5. 設計変更」で述べた進歩性の存在を肯定するポジティブ・サブテストの指標の一つとして、「予想外の技術的効果」が規定されている。
・予想外の技術的効果
このような効果の例としては、別個に知られた先行技術を、本発明の特定の方法で組み合わせると、これらの既知の手段の単なる組み合わせから予想される以上の技術的効果が得られる場合である（これを相乗効果と呼ぶこともある）。これは、「組み合わせ効果」として、進歩性を肯定する指標として知られている。化学分野における発明では、このような現象がしばしば発生する。
他に、予想外の技術的効果があると言えるのは、既知の方法や手段がまったく別の目的に的確に使われた場合である。
予想外の技術的効果が、クレームの特徴によって本当に引き起こされたものであることを確認するためには注意が必要である。出願人は、自分の発明が何らかの効果をもたらすと主張するが、その効果はクレームの特徴によってではなく、他の特徴によってもたらされることが判明することがある。予想外の技術的効果は、主観的なテストであると主張することもできる。しかし、効果が客観的に測定され（例えば、より高い効率や収量が得られる場合）、先行技術から予想されるものとは異なることが示される限り、主観的なものではないと言える。
4-3-2. 意見書等で主張された効果の参酌
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.2.1 引用発明と比較した有利な効果」の「(2) 意見書等で主張された効果の参酌」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第6節第5項5.6a、5.7a
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許査基準には、意見書等で主張された効果の参酌については次の規定があり、日本と同じ考え方がフィリピンの審査にも適用されると言える。
明細書において技術的特徴が明確に開示されているが、その効果が記載されていないか、または十分に記載されていなかった場合でも、出願時に当業者が容易に推察できる場合には、その後の明細書におけるその効果の明確化は、出願の補正の要件（フィリピン知的財産法第49条）に反しない。
実施例の追加による補正は、常に慎重に検討されるべきで、一般的には認められない。例えば、当初提示された発明が、特定の流体で衣類を処理することからなる、毛織物衣類を洗浄するためのプロセスに関するものであった場合、出願人は、そのプロセスが衣類を蛾の害から保護するという利点も有するという記述を後から明細書に追加することは許されるべきではない。
しかし、特定の状況下では、出願後に提出された実施例または新たな効果は、たとえ当初の出願に記載がなかったとしても、請求された発明の特許性を裏付ける証拠として審査官が考慮することができる。審査官は、新たな効果を、当初の出願に開示された効果によって暗示されているか、または少なくとも関連していることを条件として、進歩性を裏付ける証拠として考慮することができる。
4-3-3. 阻害要因
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.2.2 阻害要因」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項 付属書2、3、3.2
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許審査基準には、先行技術を組み合わせることを阻害する事情が進歩性を肯定する要素となる、と明確には規定されていないが、技術的な偏見を克服することが進歩性を肯定する理由であることが、次のように規定されている。
・技術的偏見の克服
これは通常、「非自明性」に対する説得力のある指標である。専門家により特定の開発方法に対する不信感や懐疑などの技術的な偏見があり、先行技術により提案されている発明を通常は使用することはない場合、それは進歩性の存在を強く裏付けるものとみなされる。しかし、出願人は、出願日または優先日においてそのような偏見が存在したことを証明する証拠を提出しなければならない。技術的な偏見があったという単なる主張だけでは不十分である。また、技術的偏見が、出願人だけが認識していたのではなく、世間一般に知られていたことを、出願人が証明しなければならない。
事例：炭酸ガス入り飲料は、殺菌後、熱いうちに殺菌瓶に入れられる。一般的な見解では、充填装置からボトルを取り出した直後、ボトル詰めされた飲料が噴出しないように、ボトル詰めされた飲料は自動的に外気から遮断されなければならない。したがって、同じ工程を含むが、飲料を外気から遮断するための予防措置が取られない（実際にはその必要がないため）工程は、進歩性が肯定される。
4-3-4. その他
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.2 進歩性が肯定される方向に働く要素」と異なるフィリピン特許審査基準の該当する記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項 付属書2、3、3.2
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許審査基準では、進歩性が肯定される次の指標が規定されている。
・専門家の認識または技術的評価
専門家の意見や発明に対する賞賛は、発明の非自明性を示唆するものである。もちろん、これらの専門家が、出願人に雇用されていたり、出願人と商業的に関係があったりする場合には、その意見には注意が必要である。
・発明者から取得したライセンス
この指標は、商業的成功の概念に関連しており、発明に対する既存のニーズとそれに関連する商業的利益を示唆している。発明者の競合他社がライセンスを取得した場合、競合他社は契約を締結する前に発明の価値を慎重に検討するはずであるから、これは、競合他社が異議申立や侵害訴訟で勝てないと確信していることの表れであり、非自明性を示すものである。
・外国出願
出願人は、米国、欧州、その他の国でその発明について特許が付与されているから、他国でも同様に特許が付与されるべきであると主張することがある。このような主張はある程度重視されるべきであり、実際、経験の浅い知財庁は、経験豊富な知財庁の実績を利用することが推奨される。
・長年のニーズの充足（時間的要因）
ある技術的問題に対する解決策に対するニーズが長年存在していたときに、その発明が直ちにそのニーズを満たすものであった場合（例えば、直ちに商業的成功を収めることで証明される場合）、その発明が示す解決策は自明でなかったことを示唆する。
（後編に続く）
■ソース
・フィリピン特許審査マニュアルhttps://drive.google.com/file/d/1vlZS7X81CdtRURtH9XSL8m44UiQtm0cJ/view（英語）
・フィリピン知的財産法（2013年法律第10372号により改正された法律第8293号2013年3月4日施行2015年版）
https://drive.google.com/file/d/0B2or2OrWYpIfN3BnNVNILUFjUmM/view?ts=58057027（英語）
※接続するとGoogleアカウントの選択が求められるので、アカウントを事前に作成しておく必要がある。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/philippines-tizai.pdf（日本語）
・日本の特許・実用新案審査基準
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/allbm.pdf#page=203
■本文書の作成者
HECHANOVA & CO., INC.■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2024.01.04