アジア / 出願実務
マレーシアにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点（後編）
2024年04月23日
このコンテンツを印刷する■概要
マレーシアの特許出願の審査基準のうち進歩性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。後編では、進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点について解説する。進歩性に関する審査基準の記載個所、基本的な考え方、用語の定義については、「マレーシアにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点（前編）」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38729/)を参照されたい。■詳細及び留意点
（前編から続く）
4. 進歩性の具体的な判断
4-1. 具体的な判断基準
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3. 進歩性の具体的な判断」の第3段落に記載された「(1)から(4)までの手順」に対応するマレーシア特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.7.1
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準では、審査官は、出願日または優先日における当該技術分野の技術常識を判断し、発明と技術水準との相違点を特定するために、通常の技術を備えるがunimaginativeな名宛人（a normally skilled but unimaginative addressee）の役割を担うものとされている。そして、その立場で審査官は、相違点が自明であるか、それともある程度の発明を要するかを判断する。これは、日本の審査基準では「動機付け」など異なる表現になっているが、様々な要因に基づいて、クレームされた発明に容易に到達することが可能か不可能かということでは共通すると言える。具体的には、次の4つのアプローチが採用されている。
(i) クレームされた発明の概念を特定する。
(ii) 出願日または優先日において、当該技術分野における技術常識を有する、通常の技術を備えるがunimaginativeな名宛人の立場を想定する。
(iii) 技術水準として引用された事項と、クレームされた発明との間に相違点がある場合は、それを特定する。
(iv) クレームされている発明についてまったく知識がなくても、これらの違いが通常の技術を有する者（（ii）で想定した者）にとって自明のステップを構成するかどうか、または何らかの程度の発明が必要かどうかを判断する。
4-2. 進歩性が否定される方向に働く要素
4-2-1. 課題の共通性
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(2) 課題の共通性」に対応するマレーシア特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.7.3
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準には、課題が共通することが動機付けの根拠となるということが明確には記載されてはおらず、あくまでも組み合わせの発明に関する自明性の問題として扱われている。しかし、審査官は「（組み合わせる）文献の性質と内容が、当業者が文献を組み合わせるかどうかにどのように影響するか」を検討するとされているので、課題の共通性についても自明性の検討要素として考慮されると解され、日本と同じ考え方がマレーシアの審査にも適用されると考えられる。
4-2-2. 作用、機能の共通性
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(3) 作用、機能の共通性」に対応するマレーシア特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.7.3
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準には、作用や機能が共通することが動機付けの根拠となるということが明確には記載されてはおらず、あくまでも組み合わせの発明に関する自明性の問題として扱われている。ただし、発明の特徴については、次のように説明されており、「作用、機能」を発明の特徴の一部と解すれば、日本と同じ考え方がマレーシアの審査にも適用されると考えられる。
「一連の公知の特徴の組み合わせは、多くの場合、単なる設計や単なる組み合わせの問題であり、発明ではない。」
ただし、「開示された特徴が一見して本質的に相容れないように見える場合や、1つの（特徴的な）発明が組み合わせから導かれる傾向がある場合、これらの組み合わせに進歩性があることを示唆するものとなる。」
4-2-3. 引用発明の内容中の示唆
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(4) 引用発明の内容中の示唆」に対応するマレーシア特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.7.3
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準では、引用発明を組み合わせる際の審査官の検討要素として、「ある文献内の別の文献への参照」が挙げられているので、引用発明の内容中の示唆については、日本と同じ考え方がマレーシアの審査にも適用されると考えられる。
4-2-4. 技術分野の関連性
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(1) 技術分野の関連性」に対応するマレーシア特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.7.3
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準には、技術分野の関連性が動機付けの根拠となるということが明確には記載されていない。しかし、文献を組み合わせる際に審査官は、「文献が同じ技術分野のものであるか、それとも近接あるいは離れた技術分野のものであるか」を検討しなければならないとされているので、日本と同じ考え方がマレーシアの審査にも適用されると考えられる。
4-2-5. 設計変更
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」の「(1) 設計変更等」に対応するマレーシア特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.7.5.1～8.7.5.3
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準では、設計変更の類型に関する進歩性の判断について、以下が規定されている。
・容易に入手できる手段
特定の技術課題に対する解決策が、当業者にとって日常的に入手可能な手段を使用するものである場合は、進歩性は否定される。例えば、解決策が、当業者であれば、特定された課題あるいはそれに伴ういくつかの現実的な問題を解決する際に考慮するであろう、通常の選択肢のうちの1つである場合はこれに該当する。
・単なる現場での改良
クレームされた発明が、先行技術に対する「単なる現場での改良」である場合、進歩性を欠くことになる。一般に、「単なる現場での改良」は、当業者であれば、実用上支障なく、かつ、技術的あるいは商業的に大きな改良を期待することなく、実施することができるものであるから、これは進歩性を欠くものである。
・日常的な試行錯誤
発明が、限られた範囲から特定の寸法、温度範囲、その他のパラメータを選択するものであり、これらのパラメータが、日常的な試行錯誤や通常の設計手順の適用によって得られることが明らかである場合は、進歩性は否定される。例えば、既知の反応を実行する方法に関する発明が、不活性ガスの特定の流量を特徴とする場合に、所定の速度が、熟練した専門家によって必然的に到達される速度にすぎない場合、この速度を選択することは自明である。
4-2-6. 先行技術の単なる寄せ集め
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」の「(2) 先行技術の単なる寄せ集め」に対応するマレーシア特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.8
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準では、先行技術の単なる寄せ集めによる発明については、進歩性は否定されることが規定されており、日本と同じ考え方が適用されると考えられる。
「クレームされた発明は通常、全体として考慮されなければならない。従って、組み合わせ（combination）による発明の場合、個々の特徴が公知または自明であるから、クレームされた発明全体が自明であると主張することは、原則として正しくない。しかし、クレームされた発明が単なる「特徴の集合体または並列（aggregation or juxtaposition of features）」である場合は、個々の特徴が自明であることを示すだけで進歩性を否定するのに十分である。技術的特徴の集合は、その特徴の機能的相互作用が、個々の特徴の技術的効果の合計とは異なり、例えば、それよりも大きい複合的な技術的効果を達成する場合、特徴の組み合わせの発明とみなされる。すなわち、個々の特徴の相互作用が相乗効果を生み出さなければ発明の進歩性は否定される。」
4-2-7. その他
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」と異なるマレーシア特許審査基準の該当する記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特審査基準には特に記載はない。
4-3. 進歩性が肯定される方向に働く要素
4-3-1. 引用発明と比較した有利な効果
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.2.1 引用発明と比較した有利な効果」の「(1) 引用発明と比較した有利な効果の参酌」に対応するマレーシア特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.11.1
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準では、予期せぬ技術的効果は進歩性を肯定する要素として、次のように規定されている。この場合に、発明の対象となる製品またはプロセスが既知のものよりも優れている必要はなく、その特性や効果が予想されなかったことで十分とされる。
「予期せぬ技術的効果は、進歩性を示すものとみなすことができる。しかし、その効果は、単に明細書にのみ記載されている特徴からではなく、クレームに記載された特徴に基づくものでなければならない。また、クレームに記載されているとしても、単に先行技術に既に含まれている特徴に基づくのではなく、既に知られた特徴を組み合わせた発明に関する特徴に基づくものでなければならない。」
4-3-2. 意見書等で主張された効果の参酌
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.2.1 引用発明と比較した有利な効果」の「(2) 意見書等で主張された効果の参酌」に対応するマレーシア特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.12
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準には、意見書等で主張された効果の参酌については次の規定があり、日本と同じ考え方がマレーシアの審査にも適用される。
「進歩性を評価するために審査官が考慮すべき論拠および証拠は、最初に提出された特許出願から採用することも、またその後の手続中に出願人が提出する意見書から採用することもできる。ただし、そのような新たな効果は、最初の出願で示された技術的課題によって暗示されているか、少なくともそれに関連する場合にのみ考慮される。」
4-3-3. 阻害要因
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.2.2 阻害要因」に対応するマレーシア特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.16 ANNEX V 5.0
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準には、先行技術を組み合わせることを阻害する事情が進歩性を肯定する要素となる、と明確には規定されていないが、技術的な偏見を克服することが進歩性を肯定する理由であることが、次のように規定されている。
「先行技術によれば、当業者はその発明によって提案される手順から遠ざかるであろう場合には、進歩性が認められる。例えば、当業者が、公知の方法の代替案があるかどうかを判断するための実験さえ行われていなかったような技術的障害を克服した場合にこの考え方が適用される。」
4-3-4. その他
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.2 進歩性が肯定される方向に働く要素」と異なるマレーシア特許審査基準の該当する記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.11.2
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準では、進歩性が肯定される他の類型として、長年存在した課題やニーズを解消した発明が、次のように規定されている。
・長年存在していた技術的課題やニーズの解消
当業者が長い間解決しようとしてきた技術的な課題を発明が解決した場合、または、長い間存在していたニーズを満たした場合、このことは進歩性を示すものとみなすことができる。
4-4. その他の留意事項
4-4-1. 後知恵
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(1)でいう「後知恵」に対応するマレーシア特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.9
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準には、後知恵について次の規定があり、日本と同じ考え方がマレーシアの審査にも適用される。
「一見、自明のように見える発明にも、実は進歩性がある可能性があることを忘れてはならない。ひとたび新しい発明がなされれば、既知のものから出発して、一見簡単そうに見える一連のステップを経て、どのようにしてその発明に到達するかを理論的に示すことができる場合が多い。審査官はこの種の事後的分析に注意する必要がある。審査官は、検索で発見した文献が、必然的に、クレームされた発明を構成する事項を知った上で入手されたものであることを常に念頭に置くべきである。」
4-4-2. 主引用発明の選択
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(2)でいう「主引用発明」に対応するマレーシア特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.7.3
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準では、日本の審査基準のように、主引用発明と副引用発明の定義はない。複数の文献を組み合わせることについては、「異なる文書からの情報を、発明が自明であることを立証するために適切に組み合わせることができるかどうかについては、単純なルールは存在しない。」と規定している。
4-4-3. 周知技術と論理付け
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(3)でいう「周知技術と論理付け」に対応するマレーシア特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.7.4
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準には、周知技術と論理付けについて次の規定があり、日本と同じ考え方がマレーシアの審査にも適用される。
「一つの文献と一般的な知識を組み合わせることによって発明を生み出すことができる場合、そのような組み合わせは当業者にとって自明であろうという強い推定が成り立つ。このような判断を行う場合、審査官は、特定の特徴が一般的な知識であると主張する根拠を明確に詳述すべきである。」
4-4-4. 従来技術
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(4)でいう「従来技術」に対応するマレーシア特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.12
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準には、明細書中の従来技術について次の規定があり、日本と同じ考え方がマレーシアの審査にも適用される。
「進歩性の有無を判断するために、発明が当該技術に与える効果を特定する際には、まず出願人自身が明細書の中で認めている内容を考慮すべきである。このような先行技術の認定は、出願人が誤りであると主張しない限り、審査官によって正しいものとみなされるべきである。」
4-4-5. 物の発明と製造方法・用途の発明
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の「(5) 物自体の発明が進歩性を有している場合には、その物の製造方法およびその物の用途の発明は、原則として、進歩性を有している」に対応するマレーシア特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.15
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準には、物の発明と製造方法・用途の発明との関係について次の規定があり、日本と同じ考え方がマレーシアの審査にも適用される。
「製品に関するクレームの発明が新規かつ非自明であれば、必然的にその製品の製造プロセスに関するクレームや、その製品の用途に関するクレームの発明の新規性や非自明性を調査する必要はない。」
4-4-6. 商業的成功などの考慮
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(6)でいう「商業的成功」に対応するマレーシア特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.11.2
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準では、進歩性を肯定する要素の一つとして、商業的な成功を獲得することが、次のように記載されている。
「商業的成功だけでは進歩性を示すとはみなされないが、長年のニーズと関連した即時的な商業的成功の証拠は、審査官が、その成功が発明の技術的特徴に由来するものであり、他の影響（例えば、販売方法や広告）に由来するものではないと納得する場合には、進歩性は肯定的に判断される。」
5. 数値限定
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第4節「6. 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合」に対応するマレーシア特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.13
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準では、数値限定の発明については「選択発明」の一類型として、次のように規定されている。
「選択発明は、選択された部分要素または部分的な数値範囲を表示する点で先行技術とは異なる。この選択が特定の技術的効果に関連しており、かつ、当業者がその選択に至る示唆が存在しない場合には、進歩性が認められる（選択された範囲内で生じるこの技術的効果は、より広い公知の範囲によって達成されるのと同じ効果であってもよいが、予想外の程度である必要がある。）。」
「予想外の技術的効果は、クレームされた範囲全体に適用されなければならない。クレームされた範囲の一部分においてのみ効果が生じる場合、クレームされた発明は、その効果が関係する特定の問題を解決するものではない。」
6. 選択発明
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第4節「7. 選択発明」に対応するマレーシア特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.13
(2) 異なる事項または留意点
「5. 数値限定」を参照されたい。
7. その他の留意点
特許・実用新案審査基準（日本）の第III部第2章第1節「新規性」に記載されている、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定、およびこれらの発明の対比については、以下のとおりである。
7-1. 請求項に記載された発明の認定
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準 パートD 8.3
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準では、審査官が発明概念を特定する際の留意点について、次のように規定されている。
「明細書全体から導き出される一般化された概念ではなく、当該クレームの発明概念を考慮しなければならない。クレームが異なれば、一般的に発明コンセプトも異なる。」
「クレームの発明概念を特定するには、クレームの目的論的解釈を伴う可能性が高い。しかし、そのような解釈を行うだけでは、発明の思想または原理の実施に寄与するクレームの部分と、寄与しないクレームの部分とを区別することができないため、厳格になりすぎる可能性がある。クレームの本質を見出すには、クレームから不必要な語弊のある表現を削除することも含まれるべきである。」
「クレームの発明の「発明コンセプト」と「技術的貢献」は異なる。「発明コンセプト」は、発明の核心、（すなわち、発明者の成果を発明的と呼ばれるに値するものとする、本質的な着想や応用）で特定されるものである。」
7-2. 引用発明の認定
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準には、該当する記載がない。
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準にはこれに該当する記載はないが、日本と同じ考え方がマレーシアの審査にも適用される。
7-3. 請求項に記載された発明と引用発明の対比
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
マレーシア特許審査基準には、該当する記載がない。
(2) 異なる事項または留意点
マレーシア特許審査基準にはこれに該当する記載はないが、日本と同じ考え方がマレーシアの審査にも適用される。
8. 追加情報
これまでに記載した事項以外で、日本の実務者が理解することが好ましい事項、またはマレーシアの審査基準に特有の事項ついては、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
特に記載はない。
■ソース
・マレーシア特許審査基準（PATENT EXAMINATION GUIDELINES 2023）https://www.myipo.gov.my/ms/panduan-spesifikasi/（英語）
・マレーシア特許法
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/malaysia-tokkyo.pdf（2006年Act1264までの統合版、日本語）
https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2022/03/02-PATENTS-AMENDMENT-ACT-2022.pdf（2022年Act1649による改正、英語）
・日本の特許・実用新案審査基準
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/allbm.pdf#page=203
■本文書の作成者
Marks & Clerk■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2023.12.12