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韓国の特許・実用新案出願における新規性喪失の例外規定

2024年04月16日

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特許・実用新案

■概要

韓国において、発明者（または特許を受けることができる権利の正当な承継人）が、出願前に国内または国外で発明を公知とした全ての行為に対して、公知日から12か月以内に出願をすれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。しかし、規定された要件を満たさない、または規定の手続通りに履行しても、第三者の介入により特許を受けることができない問題も発生しうるので注意が必要である。

■詳細及び留意点

　特許法における新規性喪失の例外の要件および手続は、次のとおりである。実用新案法は、同法第11条において特許法第30条を準用している（特許法第30条、実用新案法第11条、特許・実用新案審査基準)。

(i) 公知の対象
　韓国では、公知形態は問われず、特許を受けることができる権利を有する者が韓国国内または国外で公知とした全ての公知が対象となる。ただし、条約または法律に基づき、国内または国外で出願公開や登録公告された場合は、特許を受けることができる権利を有する者による公知ではないため、除外される。なお、日本では、かつては学会発表や試験、刊行物発表等、一定の公知行為にしか新規性喪失の例外規定は適用されなかったが、2012年4月1日施行の改正特許法では公知行為の制限は撤廃された。

(ii) 公知にした者
　新規性喪失の例外規定で規定されるところの「公知にした者」とは、発明者または特許を受けることができる権利の正当な承継人でなければならない。発明者の許可を受けた者であったとしても、特許を受けることができる承継人でなければ、この規定の適用を受けることができない。ただし、公開を委託して新聞記事に載せ、記事内に発明者または承継人が記載されていれば、適用を受けることができる。なお、記事内に発明者または承継人が記載されていなくても、原稿の寄稿者が権利者であることを認証することができる場合は適用可能である。

　また、特許を受けることができる権利を有する者の意志に反して、即ち、漏洩・盗用等によって、第三者が発明を公知とした場合にも、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。

(iii) 時期的制約
　新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、出願は、公知日から12か月以内にしなければならない。複数の公開である場合には、最初の公開日から12か月以内に出願しなければならない。日本出願を基礎として優先権主張をするとしても、この規定の適用を受けるためには、公知日から12か月以内に韓国に出願しなければならない(特許法第30条第1項)。

　また、12か月以内であっても、条約または法律によって国内または国外で出願公開されるか、登録公告された場合には、適用を受けない。

　PCTの場合は、公知日から12か月以内にPCT出願をし、韓国への国内移行過程においては、国内書面提出期間経過後（その期間内に審査請求をした場合には、その請求日から）、30日以内に新規性喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書類と公知事実を証明できる書類を提出しなければならない（特許法第200条、特許法施行規則第111条、実用新案法第41条、実用新案法施行規則第17条）。

(iv) 要件
・この規定の適用を受けるためには、願書に新規性喪失の例外適用を受けようとする旨を記載しなければならない。
・また、出願日から30日以内に証明書類を提出しなければならない。発明者が提出した証明書類に問題がある場合、方式審査で補正命令を受ける。すなわち、公知行為を行った者と出願人（発明者）が一致しない場合や公知日に誤りがある場合等について、補正命令を受けた際に補正することができる。しかし、補正ができなければ、新規性喪失の例外規定の適用の手続に関して無効処分を受けることになり、提出された公知資料は先行技術に使用され得る恐れがある。方式審査で補充資料が要求される場合もある(特許法第30条第2項)。

(v) 趣旨記載および証明書類提出の追加規定
　補完手数料(特許料等の徴収規定第2条6の2)を納付した場合には、特許法第30条第2項の規定にかかわらず、補正することのできる期間内(特許法第47条第1項)、特許査定決定謄本送達後3か月以内(ただし登録料納付前)に新規性喪失例外規定の適用を受けるための趣旨記載および証明書類を提出することができる(特許法第30条第3項)。

【留意事項】
　新規性喪失の例外規定では、公知となった日から12か月以内に出願すれば、この規定の適用を受けることができる。韓国では新規性喪失の例外規定の期限が公知となった日から12か月だが、可能な限り早く出願することが望ましい。その理由は、次のとおりである。

　まず、公知Aとなった日から出願Aの間に、同一発明について第三者により公知Cとなった場合、新規性喪失の例外適用を受けた出願Aは、新規性欠如（特許法第29条第1項）により特許を受けることができないことになるからである。ただし、第三者による公知Cが、出願人の意に反してなされたという事実が明白な場合は、別途の新規性喪失の例外規定の適用を受け、特許を受けることができる。

　また、別の理由としては、公知Aとなった日から出願Aまでの間に、同一発明について第三者により出願Bがなされた場合、第三者の出願Bは公知Aに基づく新規性欠如により特許を受けることができないが、新規性喪失の例外適用を受けた発明者による出願Aも、第三者による出願Bが公開される（公開B）と、拡大された先願（特許法第29条第3項）に基づき、特許を受けることができないからである。