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オセアニア / 出願実務

オーストラリアにおける分割出願に関する留意事項

2023年02月07日

オセアニア
出願実務
特許・実用新案

■概要

オーストラリアでの分割出願は、親出願が標準特許出願（実体審査を経て権利期間が出願から20年の特許（標準特許）が付与される特許出願）であることが大半であり、少量のPCT出願と、非常に限られた数のイノベーション特許出願（実体審査を経ずに権利期間が出願から8年の特許（イノベーション特許）が付与される出願）の場合がある。オーストラリア政府はイノベーション特許を廃止することを決定したが、段階的廃止の期間中、限られた状況で分割出願を提出することができる。分割出願に適用される法律や規則は、出願の種類および出願時期によって異なる。本稿ではそれらの点について詳細に解説する。

■詳細及び留意点

1.はじめに
　オーストラリアにおける標準特許出願とイノベーション特許出願を説明する。標準特許出願とは、実体審査を経て標準特許が付与される特許出願であり、標準特許の権利期間は特許の日（”date of the patent”、完全明細書の提出日、特許法第65条）から20年である（特許法第67条）。イノベーション特許出願とは、実体審査を経ずにイノベーション特許が付与される特許出願であり、イノベーション特許の権利期間は特許の日（完全明細書の提出日）から8年である（特許法第68条）。イノベーション特許は実体審査を経ずに付与されるが、権利行使をするには、審査請求を行い実体審査されたことの証明(certificate)（以下、「審査証明」）を得る必要がある（特許法第120条1A）。
　なお、イノベーション特許出願制度は段階的な廃止が決定されており、2021年8月26日以降は、分割出願としてのみ出願することができ、すべてのイノベーション特許が期限切れとなる2029年8月26日までに段階的に廃止される（イノベーション特許の段階的廃止法）。

　オーストラリアでは、下記の理由により分割出願が行われる。
　・発明の単一性に係る拒絶理由への対応のため
　・出願認可後に、より狭いクレームまたは代替のクレームでの権利化を目指すため
　・侵害者への権利行使を行う目的で、速やかにイノベーション特許の付与とその審査証明を得るため

　オーストラリアの分割出願は、標準特許出願、イノベーション特許出願、標準特許出願に基づく分割出願、およびPCT出願に基づき出願することができる。分割出願には、親出願の種類と出願日に応じて異なる法律や規則が適用される。これらの点について以下で詳しく解説する。

2.標準特許出願に基づく分割出願を行うことができる時期
　標準特許出願に基づく分割出願の出願期限は、標準特許出願の許可通知が公表される日から3か月であり、この期限を延長することはできない。分割出願は、標準特許出願として出願することができる（特許法第79B条、特許規則6A.1）。また、親出願の標準特許が2021年8月26日より前に出願された場合、イノベーション特許として出願することもできる。
　分割出願の出願期限は、特許付与に対する異議申立人からの異議申立期限と同じである。なお、異議申立人が異議申立を行った際に、出願人に代替のクレーム（例えば、より広範なクレーム）で分割出願を行うことができる機会を与えないために、実務上、異議申立は期限当日に行うのが一般的である。

3.イノベーション特許出願に基づく分割出願を行うことができる時期
　イノベーション特許の審査の実行通知が、公表される日から1か月以内の期間、分割出願を行うことができる。
　この期間はイノベーション特許出願としてのみ分割出願を行うことができる期間であり、親出願に開示されていた発明についてのみ（例えば、出願人が、親出願に対して発明の単一性に係る拒絶理由を受けた場合に）分割出願を行うことができる（特許法第79C条、特許規則6A.2）。

4.PCT出願に基づく分割出願を行うことができる時期
　PCT出願は、標準特許の完全出願として扱われ、したがって、オーストラリアを指定国とするPCT出願は、分割出願の出願時に、PCT出願が失効、拒絶または取下げられていないことを条件として、分割出願の親出願とすることができる（特許法第29A条）。
　また、PCT出願が2021年8月26日より前に出願されていた場合、PCT出願の分割出願をイノベーション特許として出願することもできる。

5.分割出願の出願要件
　分割出願として認められるためには、分割出願の出願時点において親出願が有効に存続している（すなわち、親出願が、失効しておらず、拒絶または取り下げもされていない）必要がある。しかし、分割出願の出願日以降に親出願が失効、拒絶または取り下げられても、分割出願は無効とはならない（特許法第79B条、第79C条）。
　また、分割出願は、親出願に含まれる開示によって裏付けられるクレームを少なくとも1つ含む必要がある（特許審査基準2.10.5a）。

6.分割出願における主題の追加（新規事項）
　オーストラリアではクレームごとに優先日が決定される（特許法第43条）。
　分割出願には新規事項を含めることを禁止する条項は無い。しかし、この新規事項に関するクレームは、親出願に含まれていないため、分割出願された日が当該クレームの優先日となる（特許規則2.3、3.12、3.13D、特許審査基準2.10.5a）。

7.その他―追加特許
　特許出願の出願日以降に発明に軽微な改良または変更が行われた場合、出願人は、これらの改良または変更を保護するために、当該特許出願に基づき追加特許出願を行うことができる。追加特許出願のクレームは、親特許および親特許出願の開示に対して新規性がなければならないが、進歩性を有する必要はない（特許法第25条、特許規則2.4）。
　追加特許出願については、下記の点に注意する必要がある。
　(a)親出願でクレームされた発明の改良または変更に関するものでなくてはならない。
　(b)標準特許または標準特許出願に基づき出願できる。
　(c)親特許の付与後に権利が付与される。
　(d)親特許が有効に存続している間のみ、効力を維持する。
（特許法80条、81条、82条、83条）