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台湾における新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)

2022年12月06日

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■概要
台湾の審査基準(専利審査基準)のうち新規性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。本稿では、前編・後編に分けて専利審査基準の新規性の留意すべき点などを紹介する。後編では、請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意事項について説明する。新規性に関する専利審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定について「台湾における新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27300/)をご覧ください。
■詳細及び留意点

 新規性に関する専利審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定について「台湾における新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」をご覧ください。

5.請求項に係る発明と引用発明との対比
5-1.対比の一般手法

 特許・実用新案審査基準の第III部第2章第3節「4.1 対比の一般手法」に対応する専利審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 専利審査基準の第2篇第3章「2.3 新規性の審査原則」

(2) 異なる事項または留意点
 新規性の対比の手法については、前編「2. 基本的な考え方」も参照されたい。実務上、基本的には請求項に係る発明と引用発明とが、実質的に同一であるか否かで判断されるが、引用発明との間に「文字の記載形式又は直接且つ疑いなく知ることができる技術的特徴にのみ差異が存在する」発明は新規性を有しないという審査基準がある。そのため、引用発明において実質的に単独または全体的に暗示されている特徴が引用される場合も時折あり、また、一部の判決(智慧財產法院 104 年行專訴字第 112 號判決(**)および智慧財產法院 105 年行專訴字第 25 號判決)では、効果も新規性の補助的な検証点として取り入れられている(從我國法院相關判決論新穎性判斷之「直接且無歧異得知」(2017.04智慧財産月刊Vol.220))。

(**) 台湾の判決は、次のサイトで、「裁判字號」として「104」、「行專訴」および「112」を入力すると参照することができる。以下同様である。
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default_AD.aspx
参考:「台湾における判決の調べ方―台湾司法院ウェブサイト」(2020.11.26)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19586/

5-2.上位概念または下位概念の引用発明
 特許・実用新案審査基準の第III部第2章第3節「3.2 先行技術を示す証拠が上位概念又は下位概念で発明を表現している場合の取扱い」に対応する専利審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 専利審査基準の第2篇第3章「2.4 新規性の判断基準」

(2) 異なる事項または留意点
 当地(台湾)では、「下位概念の発明が公開されていれば、その上位概念の発明は新規性を有しない」「上位概念の発明の公開は、その下位概念の発明の新規性に影響を及ぼさない」という基準に基づいて判断がされており、日本のような「先行技術を示す証拠が上位概念で発明を表現しているが、下位概念で表現された発明が導き出される場合には、下位概念で表現された発明を引用発明として認定することができる」という例外はない。
 また、専利審査基準 第2篇第3章「2.4 新規性の判断基準」(3)では、「先行技術に開示された化合物により、請求項に係る発明の、例えばその化合物の光学異性体、水和物、結晶物などが新規性を喪失することはない」という例も挙げられている。

5-3.請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比する手法
 特許・実用新案審査基準の第III部第2章第3節「4.2 請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比する手法」に対応する専利審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 対応する記載がない。

(2) 異なる事項または留意点
 機能、特性等によって物を特定しようとする記載を含む請求項は、基本的に専利審査基準の第2篇第3章「2.4 新規性の判断基準」に基づいて判断される。数値範囲による限定を含む請求項については、後述する6-5.(数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合)を参照されたい。
 なお、選択発明の新規性の判断については、専利審査基準の第2篇第3章「2.5.4.1 個別の成分又はサブセットの選択」に次のような記載がある。
 「先行技術に開示された技術内容が、選択可能な成分が単一の群によって示されたものである場合、その中から選ばれた任意の1つの成分によって構成された選択発明は、新規性を具えない。しかし、先行技術の技術内容が、選択可能な成分が2つ以上の群によって示されたものである場合、その組成が異なる群の成分を組み合わせることによって生成されたものであり、且つ先行技術において具体的に開示されたものではないため、その選択発明は新規性を具える。上記2つ以上の群から組成された選択発明としては、通常以下の状況が挙げられる。
(1)既知の化学の一般式が2つ以上の置換基の群を有する場合に、異なる群から特定の置換基を個別に選んで組成された化合物。同様に、先行技術における異なる群から特定の成分を個別に選んで組成された混合物についての判断原則も同様である。
(2)製造方法の発明において、異なる出発物質の群の中から選ばれる特定の出発物質。
(3)既知の多数のパラメータ範囲の中から選ばれるいくつかの特定のパラメータからなる下位の範囲。」

5-4.対比の際に本願の出願時の技術常識を参酌する手法
 特許・実用新案審査基準の第III部第2章第3節「4.3対比の際に本願の出願時の技術常識を参酌する手法」に対応する専利審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 専利審査基準の第2篇第3章「2.4 新規性の判断基準」

(2) 異なる事項または留意点
 特になし。

6.特定の表現を有する請求項についての取扱い
6-1.作用、機能、性質または特性を用いて物を特定しようとする記載がある場合

 特許・実用新案審査基準の第III部第2章第4節「2. 作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載がある場合」に対応する専利審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 対応する記載がない。

(2) 異なる事項または留意点
 作用、機能、性質または特性によって物を特定する記載がある請求項の解釈については、専利審査基準の第2篇第1章「2.5 請求項の解釈」で説明がされている。原則として、日本と同じく、かかる記載は、そのような機能、特性等を有する全ての物を意味していると解釈するが、新規性の判断に関する記載は特になく、基本的に専利審査基準の第2篇第3章「2.4 新規性の判断基準」に基づいて判断が行われる。

6-2.物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合
 特許・実用新案審査基準の第III部第2章第4節「3. 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合」に対応する専利審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 専利審査基準の第2篇第3章「2.5.2 用途によって物を特定する請求項」

(2)異なる事項または留意点
 用途によって物を特定する請求項について、当該用途が限定事項になるか否かは、当該用途が当該物に影響があるか否かことが考慮される。当該用途が請求の対象である物に影響がなく、単に物の目的または使用方法を説明するものであれば、当該物が新規性を有するか否かの判断に当たって、当該用途限定が影響することはない。一方、当該用途限定により、当該物が当該用途に適用するために、先行技術と異なる特定な構造および/または組成を含むことが示唆されている場合、当該用途が限定事項になる。
 例えば、化合物または組成物は、用途によって構造や組成が変わることは少ないので、用途は一般的に限定事項にならない。一方、次の態様は、新規性を有する例として専利審査基準に挙げられている。
 ・「鋼鉄溶解用の鋳型」は、高い融点を有する構造または組成を具えることを示唆しているので、融点の低い「プラスチック製製氷皿(鋳型)」に対して新規性を有する。
 ・「クレーンに用いられる吊りフック」は、特定のサイズおよび強度の構造を具えることを示唆しているので、魚釣り用の「釣針」に対して新規性を有する。
 ・「ピアノの弦に用いられる鉄合金」は、張力が高い層状微細構造を具えることを示唆しているので、層状微細構造のない鉄合金に対して新規性を有する。

6-3.サブコンビネーションの発明
 特許・実用新案審査基準の第III部第2章第4節「4. サブコンビネーションの発明を「他のサブコンビネーション」に関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合」に対応する専利審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 対応する記載がない。

(2) 異なる事項または留意点
専利審査基準に特に記述がない。
 
6-4.製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合
 特許・実用新案審査基準の第III部第2章第4節「5. 製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合」に対応する専利審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 専利審査基準の第2篇第3章「2.5.1 製造方法によって物を特定する請求項」

(2) 異なる事項または留意点
 特になし。

6-5.数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合
 特許・実用新案審査基準の第III部第2章第4節「6. 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合」に対応する専利審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 専利審査基準の第2篇第3章「2.5.4.2 下位の範囲の選択」

(2) 異なる事項または留意点
 選択発明が、先行技術に開示された比較的大きな数値範囲から選ばれた比較的小さな範囲である場合、先行技術に例示された数値が当該下位の範囲内に入っていない限り、原則として新規性を有する。
 一方、選択発明の数値範囲が先行技術に開示された範囲と重複する部分がある場合、その重複する部分は通常、先行技術において明確に開示されたエンドポイント値または中間値によって新規性が喪失する。例えば、先行技術においてアルミナセラミックの焼成時間が3~10時間であるのに対し、請求項に係る発明の焼成時間が5~12時間である場合、請求項に係る発明は先行技術に明確に開示されているエンドポイント値(10時間)によって新規性を有さない。

7.その他
7-1.特殊パラメータ発明

 特許・実用新案審査基準には特殊パラメータ発明に関する記載はないが、専利審査基準には以下のとおり、特殊パラメータ発明に関する記載がある。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 専利審査基準の第2篇第1章「2.5.1 特性によって物を特定する請求項」

(2) 説明
 専利審査基準では、特殊パラメータによって物を特定する請求項の新規性の判断については特に述べられていないが、その記載要件として、「特性を特殊パラメータで定義しなければならない場合、当該特殊パラメータは、特定された物を先行技術と区別可能にするものでなければならず、かつ、明細書に当該特殊パラメータの測定方法を記載しなければならない」という記載がある。

7-2.留意点
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 専利審査基準の第2篇第3章「2.3.2 単独対比」

(2) 説明
 新規性の判断における「単独対比」について、基本的に引用文献における技術内容と他の公開形式(既に公開実施されまたは公衆に知られている)における先行技術との結合により対比を行ってはならないが、専利審査基準には次の例外が挙げられている。
 「引用文献に開示された技術的特徴をより詳しく説明するために、その引用文献において他の参考文献が明確に記載されている場合、その参考文献が引用文献の公開日の前において既に公衆に知られていれば、その参考文献の示す内容は引用文献の一部に属すると見なされる。
 また、引用文献において明確に放棄された事項や明確に記載された先行技術は、引用文献の一部と見なされる。引用文献の公開日の前に既に公衆に知られている辞書、教科書、参考書等の参考文献を使用して引用文献の用語を解釈する場合、それら参考文献もまた文献引用の一部と見なされる。」

■ソース
・日本の特許・実用新案審査基準
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/allbm.pdf#page=203
・専利審査基準(日本語)
 〇第2編第3章 特許要件(専利要件) 2.新規性
https://chizai.tw/test/wp-content/uploads/2022/01/第二篇第3章-特許要件(2021.7.14施行)-j.pdf#page=6
〇第2篇第1章 明細書、専利請求の範囲、要約及び図面
https://chizai.tw/test/wp-content/uploads/2022/01/第二篇第1章-明細書、専利請求の範囲、要約及び図面(2021.7.14施行)-j.pdf
・専利審査基準(原文)
 〇第2編第3章 專利要件 2.新穎性
https://chizai.tw/test/wp-content/uploads/2021/11/第二篇第3章-專利要件(2021年7月14日施行).pdf#page=5
〇第2篇第1章 說明書、申請專利範圍、摘要及圖式
https://chizai.tw/test/wp-content/uploads/2021/11/第二篇第1章-說明書、申請專利範圍、摘要及圖式(2021年7月14日施行).pdf
・從我國法院相關判決論新穎性判斷之「直接且無歧異得知」(2017.04智慧財産月刊Vol.220)
https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-17457-14c2214e5be74776905f4f83421820a2.html
・案例2:智慧財產法院 104 年行專訴字第 112 號判決
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2022/11/29a193526e7d8fe99974bfbb3591d2ee.pdf
・案例1:智慧財產法院 105 年行專訴字第 25 號判決
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2022/11/dca2c536b28ec12dd4cc4fb6af566ce1.pdf
■本文書の作成者
理律法律事務所
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2022.08.24

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