（韓国）外国において知られた商標と同一又は類似の他人による韓国内の登録商標に対する無効審決を覆した韓国最高裁の判決

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（韓国）外国において知られた商標と同一又は類似の他人による韓国内の登録商標に対する無効審決を覆した韓国最高裁の判決

2012年10月09日

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商標

■概要

　韓国商標法第7条第1項第12号は、「国内又は外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標(地理的表示を除く)と同一又は類似の商標として、不当な利益を得ようとしたり、その特定人に損害を加えようとする等の不正な目的を有して使用する商標」について商標登録できないと規定している。
　本案は日本国内の居酒屋チェーンの商標のローマ字表記とハングル表記の商標が韓国で先に登録されていたことから、同居酒屋チェーンを営む日本の会社が商標登録無効審判を請求したところ無効審決を得て高裁（韓国語「高等法院」）でも無効審決が維持されたが、最高裁（韓国語「大法院」）で高裁に差し戻された事案である。

■詳細及び留意点

　商標法第7条第1項第12号の規定について、韓国最高裁は、「（1）模倣対象商標が国内または外国の需要者の間で特定人のブランドとして認識されているかは、その商標の使用期間、方法、態様と利用範囲などの取引の実情や社会通念上、客観的にかなりの程度知られていることなどを基準に判断しなければならず、（2）不正な目的があるかを判断するときは、模倣対象商標の認知度や創作の程度、登録商標と模倣対象商標の同一・類似の程度、登録商標の出願人と模倣対象商標の権利者の間で商標をめぐる交渉の有無、交渉の内容、その他両当事者の関係、登録商標の出願人が登録商標を利用した事業を具体的に準備しているかどうか、登録商標と模倣対象商標の指定商品との同一・類似ないし経済的牽連性の有無、取引の実情等を総合的に考慮しなければならず、（3）上記のような判断は、登録商標の出願時を基準にしなければならない」との判断基準を示した。

　その上で、先登録商標について「原審判時、被告の先使用サービスマークを模倣したもので、呼称が同一で、それと類似したサービス·マークに該当しても、先登録サービスマークの出願当時、被告の先使用サービスマークは、日本国の需要者の間に特定人のサービスを表示するものであると顕著に認識されていたと認定するのは難しく・・・第7条第1項第12号に該当しないため、特別な事情がない限り、原告は適法・有効に先登録サービスマークに関するサービスマーク権を取得したとするのが相当である」とし、原告については2003年末ごろから国内で先登録サービスマークなどを持続的に使用しながら、日本風居酒屋を運営し、日本風居酒屋のフランチャイズ業を営むことにより、2007年10月ごろには国内で独自にかなりの認知度と営業上の信用を獲得したが、被告の先使用サービスマークは国内ではほとんど知られていなかったし、被告も被告の先使用サービスマークを利用して、国内市場に進出しようとする具体的な計画を立てていないとの認定を通じて、「被告の国内市場への参入を阻止し、代理店契約の締結を強制する目的、または、被告の先使用サービスマークの名声に便乗して不当な利益を得る目的など不正な目的を持って出願したものと断定することはできない」と結論づけ、原審に差し戻した。

参考（韓国最高裁（韓国語「대법원（大法院）」）判決2012年6月28日付2012후672より抜粋）：

1. 상표법 제7조 제1항 제12호는 ‘국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이 규정은 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표권자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다 ( 대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결 등 참조).

2. 원심판결 이유 및 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다. (1) 원고는 2001. 9. 5. “商標（略）” 표장 및 “商標（略）” 표장에 관하여 지정서비스업을 서비스업류 구분 제42류의 ‘간이식당업’ 등으로 하는 서비스표 등록을 출원하여 2003. 6. 24. 등록번호 1 생략 및 2 생략로 각각 등록을 받았는데(이하 위 각 등록서비스표를 ‘선등록서비스표들’이라 한다), 선등록서비스표들이 원심 판시 피고의 선사용서비스표들을 모방한 것으로서 호칭이 동일하여 그와 유사한 서비스표에 해당하더라도, 선등록서비스표들의 출원 당시 피고의 선사용서비스표들이 일본국의 수요자들 사이에 특정인의 서비스를 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었다고 보기 어려워서 선등록서비스표들은 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니하므로, 특별한 사정이 없는 한 원고는 적법·유효하게 선등록서비스표들에 관한 서비스표권을 취득한 것으로 봄이 상당하다(피고는 선등록서비스표들이 피고의 선사용서비스표들과 관련하여 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 주장하며 선등록서비스표들에 관하여 특허심판원 2009당2987호 및 2009당3028호로 등록무효심판청구를 제기하였으나 그 심판청구가 모두 기각되었고, 이에 피고가 특허법원 2011허6632호 및 2011허6970호로 심결취소소송을 각각 제기하였으나 피고의 청구가 모두 기각되었으며, 다시 피고가 대법원 2012후825호 및 대법원 2012후696호로 각각 상고하였으나 피고의 상고가 2012. 6. 14. 모두 기각됨으로써, 선등록서비스표들이 피고의 선사용서비스표들과 관련하여 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는 것으로 확정되었다). (2) 또한 원고는 2003년 말경부터 국내에서 선등록서비스표들 또는 그와 동일성 내지 유사성이 인정되는 “WARAWARA”, “商標（略）”, “商標（略）”, “商標（略）”, “商標（略）” 등의 실사용 표장을 지속적으로 사용하면서 일본풍 주점을 운영하거나 일본풍 주점의 프랜차이즈업을 영위함으로써, 2007. 10. 15. 지정상품을 상품류 구분 제29류의 ‘냉동된 완두콩’ 등으로 하는 이 사건 등록상표 “商標（略）”( 등록번호 3 생략)의 출원 당시에는 이미 선등록서비스표들 내지 실사용 표장에 관하여 국내에서 독자적으로 상당한 인지도와 영업상 신용을 획득하였다. 그리고 이 사건 등록상표는 선등록서비스표들 내지 실사용 표장 중 영문자로 구성된 표장과 동일성이 인정되며, 그 지정상품 역시 선등록서비스표들의 지정서비스업과 경제적 견련성이 있다. (3) 반면 이 사건 등록상표의 출원 당시까지도 피고의 선사용서비스표들은 국내에 거의 알려지지 않았고, 피고 역시 피고의 선사용서비스표들을 이용하여 국내시장에 진출하려는 구체적 계획을 세운 바 없었으며, 원고도 선등록서비스표들의 출원·등록 이후는 물론 이 사건 등록상표의 출원·등록 이후에도 피고와 접촉하여 선등록서비스표권이나 이 사건 등록상표권을 거래하려 한 적이 없었다.

3. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 원고가 선등록서비스표들 및 실사용 표장에 축적된 자신의 독자적인 영업상 신용 및 인지도에 기초하여 그 사업영역을 확장하기 위해 출원한 것으로 볼 수 있을지언정 피고의 국내시장 진입을 저지하거나 대리점계약의 체결을 강제할 목적 또는 피고의 선사용서비스표들의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적 등 부정한 목적을 가지고 출원한 것이라고 단정할 수는 없다.

그럼에도, 원심은 원고가 선등록서비스표들을 출원·등록·사용하게 된 경위 등을 근거로 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호 소정의 ‘부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’에 해당한다고 판단하였으니, 원심판결에는 ‘부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

（参考訳）

1.商標法第7条第1項第12号は、「国内または外国の需要者の間で特定人の商品を表示するものと認識されている商標（地理的表示を除く）と同一または類似の商標として不当な利益を得ようとしたり、特定人に損害を加えようとするなど、不正な目的を持って使用する商標」は商標登録を受けることができないと規定している。この規定は、国内または外国の需要者の間に特定人の商品を表示するものと認識されている商標が国内に登録されていないことを奇貨として、第三者がこれを模倣した商標を登録して使用することにより、模倣対象商標に体化された営業上の信用等に便乗して不当な利益を得ようとしたり、模倣対象商標の価値に損害を与えたり、模倣対象商標権者の国内営業を妨害するなどの方法で模倣対象商標権者に損害を与えようとする目的で使用する商標は登録を許容しないという趣旨である。したがって、登録商標がこの規定に該当するためには、模倣対象商標が国内または外国の需要者の間に特定人の商標として認識されていなければならず、登録商標の出願人が模倣対象商標と同一または類似の商標を不正な目的をもって使用しなければならないが、（1）模倣対象商標が国内または外国の需要者の間で特定人の商標として認識されているかは、その商標の使用期間、方法、態様及び利用範囲など、取引の実情または社会通念上、客観的に相当程度知られているかなどを基準に判断しなければならず、（2）不正な目的があるかを判断するときは、模倣対象商標の認知度または創作の程度、登録商標と模倣対象商標の同一・類似の程度、登録商標の出願人と模倣対象商標の権利者の間で商標をめぐる交渉の有無、交渉の内容、その他両当事者の関係、登録商標の出願人が登録商標を利用した事業を具体的に準備したかどうか、登録商標と模倣対象商標の指定商品間の同一・類似ないし経済的牽連性の有無、取引の実情等を総合的に考慮しなければならず、（3）上記のような判断は、登録商標の出願時を基準にしなければならない（最高裁判所2010年7月15日宣告2010후807判決など参照）。

2.原審判決理由及び記録によると、次のような事情を知ることができる。（1）原告は2001年9月5日に「와라／와라（円図形）」標章と「WARA/WARA（円図形）」標章に関して指定サービス業をサービス業類区分第42類の”簡易食堂業”などとするサービスマークで登録を出願し、2003年6月24日に登録番号1省略及び2省略でそれぞれ登録を受けたが、（以下、上記各登録サービスマークを “先登録サービスマークら”という。）、先登録サービスマークらが原審判時、被告の先使用サービスマークらを模倣したもので、呼称が同一で、それと類似したサービスマークに該当したとしても、先登録サービスマークらの出願当時、被告の先使用サービスマークらが、日本国の需要者の間に特定人のサービスを表示するものであると顕著に認識されていたと見るのは難しく、先登録サービスマークらは、旧商標法（2001年2月3日法律第6414号で改正される前のもの、以下同じ）、第7条第1項第12号に該当しないため、特別な事情がない限り、原告は適法・有効に先登録サービスマークらに関するサービスマーク権を取得したとみるのが相当である（被告は、先登録サービスマークらは、被告の先使用サービスマークらと関連して旧商標法第7条第1項第12号に該当すると主張して、先登録サービスマークらに関して特許審判院2009당2987号と2009당3028号で登録無効審判請求を提起したが、その審判請求がすべて棄却され、これに被告が特許法院2011허6632号と2011허6970号で審決取消訴訟をそれぞれ提起したが、被告の請求がすべて棄却され、再び被告が最高裁2012후825号及び最高裁2012후696号でそれぞれ上告したが、被告の上告が2012年6月14日で、すべて棄却されたことにより、先登録サービスマークらが、被告の先使用サービスマークらと関連して旧商標法第7条第1項第12号に該当しないものと確定された）。（2）また、原告は2003年末ごろから国内で先登録サービスマークら、またはそれと同一性ないし類似性が認められる「WARAWARA」、「WARAWARA（長方形図形）」、「와라／와라（正方形図形）」、「와라／와라（長方形図形）」、「와라／와라（長方形図形）」などの実使用標章を持続的に使用しながら、日本風居酒屋を運営したり、日本風居酒屋のフランチャイズ業を営むことにより、2007年10月15日に指定商品を商品類区分第29類の”冷凍されたエンドウ豆”などとする本件登録商標「WARAWARA」（登録番号3省略）の出願当時には、既に先登録サービスマークらないし実使用標章に関して、国内で独自に相当な認知度と営業上の信用を獲得した。そして本件登録商標は、先登録サービスマークらないし実使用標章のうちの英文字で構成された標章と同一性が認められ、その指定商品もやはり先登録サービスマークらの指定サービス業と経済的牽連性がある。（3）一方、本件登録商標の出願当時までも、被告の先使用サービスマークらは国内ではほとんど知られていなかったし、被告もやはり被告の先使用サービスマークらを利用して、国内市場に進出しようとする具体的な計画を立てておらず、原告も先登録サービスマークらの出願・登録後はもちろん、本件登録商標の出願・登録以後も被告と接触して、先登録サービスマーク権や本件登録商標を取引しようとしたことがなかった。

3.上記のような事情を先に見た法理に照らしてみれば、本件登録商標は、原告が先登録サービスマーク及び実使用標章に蓄積された自身の独自的な営業上の信用と認知度に基づいて、その事業領域を拡大するために出願したものと見ることができるとしても、被告の国内市場への参入を阻止したり、代理店契約の締結を強制する目的、または、被告の先使用サービスマークらの名声に便乗して不当な利益を得る目的など不正な目的を持って出願したものと断定することはできない。
　それでも、原審は、原告が先登録サービスマークらを出願•登録•使用するようになった経緯などを根拠に、本件登録商標が商標法第7条第1項第12号所定の”不正な目的をもって使用する商標”に該当と判断したので、原審判決には”不正な目的をもって使用する商標”に関する法理を誤解して判決に影響を及ぼした違法性がある。この点を指摘する上告理由の主張には理由がある。

【留意事項】

　本案で適用の有無が争われた規定は他人の営業上の信用等を利用又は毀損する行為を排除するものなので、保護を求める商標に営業上の信用等が存在していることが前提となる。その信用等の有無は商標の知名度から判断するところ、韓国において外国での著名も無効理由の対象にすると条文に明記されている点は良心的といえるが、適用を受けるハードルは必ずしも低くない。事業を始めて日が浅い段階では外国出願を考える余裕がないのが普通であるので、どうしても本案のように後手の対応にならざるを得ないことが多いと思われるが、外国の情報を容易に入手できる現在において外国商標を模倣した商標の出願も容易になっていることを踏まえ、そのような出願があった後の対応に加え、早めの外国出願が商標の冒認出願に対する最も有効な手段であることも良く認識しておく必要がある。