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メキシコにおける特許の補正の制限

2016年05月13日

  • 中南米
  • 出願実務
  • 特許・実用新案

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■概要
メキシコ特許および特許出願の補正は、出願人が自発的に、またはメキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:IMPI)からの庁指令に応じて行うことのできる手続である。補正は、手続きの時期によって、PCT国内移行の提出時の内容変更、特許付与前および特許付与後補正に分けられ、適用される内容的な制限もそれぞれ異なる。
■詳細及び留意点

【詳細】

1.出願提出前の内容変更

 メキシコでは、PCT出願の国内移行に際して、国際出願から内容を変更して移行手続きをすることが認められる中南米では数少ない国の一つである。メキシコの実務では、対応する国際出願の国際公開から明細書およびクレームの内容を変更した出願書類の提出が認められる。つまり、メキシコ国内移行に際して、明細書およびクレームとして、PCT出願時の明細書およびクレームに基づいて手続きできるだけでなく、優先権の基礎となる出願(日本企業の多くの場合は日本出願)の明細書およびクレーム、または、それらの内容に変更を加えた書面で移行手続きを行うことも可能である。ただし、メキシコへの国内移行手続き時の内容の変更は、優先権の基礎となる出願の当初の開示の範囲を超えてはならない。

 

 一方、メキシコ特許法に明文規定はないものの、メキシコでの実務では、パリルート出願は優先権の基礎となる出願と実質同一でなければならない。メキシコ出願の内容を基礎となる出願から変更する場合には、明細書およびクレームの補正として出願後に提出しなければならない。原出願から修正を加えた明細書およびクレームに基づき提出されたパリルート出願の場合、IMPIは拒絶理由通知を発行し、メキシコ出願の出願書類を優先権の基礎となる出願と一致するよう要求することが実務となっている。

 

2.特許付与前の補正

 出願が提出された後、自発的に、あるいは、IMPIからの庁指令に応じて特許要件を満たすため、特許付与前に補正を行うことができる。自発補正の場合も、庁指令に対する補正の場合も、特許出願における明細書、図面またはクレームのあらゆる特許付与前補正は、特許付与通知が発行される前であれば、出願の係属中はいつでも行うことができる。ただし、原出願の全体に含まれる開示の範囲を拡大するような新規事項の追加や、クレームの追加は認められない。これらの制限は、産業財産法第55条の2に定められている。

 

2-1.自発補正

 自発補正は、主として出願の本文もしくはデータにおける誤りを訂正するために、または出願を特許可能な状態にする目的でクレームを減縮するために、出願人により自発的に行われる補正である。特許の存続期間中のあらゆる時点で、自発補正を提出することが可能である。

 

 出願を早期に権利化するための手続きとして、PPH申請の他、自発補正の活用が挙げられる。前述のとおり、出願人は出願係属中、いつでも自発補正を提出することができる。審査開始前で、出願の本文もしくはデータの誤りの訂正や、出願を特許可能な状態にする目的でクレームを減縮する補正を行うことが、出願の早期権利化に有効な場合が多い。

 

2-2. IMPIからの庁指令に対する補正

 補正は通常、IMPIにより行われた方式および実体審査の結果として生じる庁指令に応じて出願人が提出する。メキシコの実務によれば、方式要件に関する庁指令は最大で2回、実体要件を満たすための庁指令は最大4回発行され、その応答として出願を補正する機会が与えられる。かかる庁指令への応答期限は2か月であり、2か月の延長が可能である。これらの期限は、産業財産法第55条および第58条に定められている。

 

 自発補正の場合と同様に、IMPIからの要求に対する明細書、図面またはクレームの補正は、出願当初の開示の範囲を拡大するような新規事項を含めてはならない(産業財産法第55条の2)。つまり補正後の記載内容が、優先権の基礎となる出願当初の明細書によって完全に裏づけられていなければならない。

 

2-3. PPH申請時の補正

 出願の早期権利化を目的として提出される特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway:PPH)での補正は、基本的に出願クレームを優先権の基礎となる出願のクレームと一致させるために行われるものであり、PPHプログラム参加国の特許庁により認められている。なお、メキシコは、JPO(日本特許庁)の他、USPTO(米国特許商標庁)、EPO(欧州特許庁)、KIPO(韓国特許庁)、SIPO(中国特許庁)、CIPO(カナダ知的財産局)およびIPOS(シンガポール知的財産事務局)などとPPH協定を結んでいる。

 

PPH申請に適用される一般的な補正の制限は、概略以下のとおりである。

・メキシコ出願の審査が始まっていてはならない。つまり、実体審査に対応する庁指令がIMPIにより発行された後は、PPH申請は認められない。

・メキシコ特許出願の公開日から6か月の第三者情報提供期間(observation period)の後に、PPH申請しなければならない。

・ビジネス方法、コンピュータプログラムまたは手術、診断もしくは治療方法といった、メキシコ特許法上では特許されない主題が、クレームに含まれていてはならない。

 

3.特許付与後補正

 特許付与後補正は、特許権が付与された後に提出するものであり、明白な誤りもしくは方式上の誤りの訂正、または特許付与された主題の範囲の減縮のみに制限されている。これらの制限は、産業財産法第61条に定められている。

 

 特許出願に対して特許付与通知が発行された後、特許登録料を納付とともに、特許付与前に補正を提出したとしても、この段階での補正は、特許付与後の補正と同様に取り扱われる。すなわち、この段階の補正は、明白な誤りもしくは方式上の誤りの訂正、または特許付与された主題の範囲の減縮のみに制限される。特許権存続期間中は、特許付与後補正を提出することができる。

 

【留意事項】

 メキシコにおいて特許または特許出願の補正を行う際には、補正の提出書面、または発行された庁指令に対する応答書において、特許の補正を裏づける明確な正当性および根拠をはっきりと示すことが必要である。特許または特許出願の補正は、原出願の明細書(パリルートおよびPCTルートの場合いずれも)により適正に裏づけられていることは必須の要件であり、その他の内容的な制限は、その提出時期によっても異なるので注意が必要である。

■ソース
メキシコ産業財産法 第55条,第55条の2,第58条,第61条,
■本文書の作成者
Clarke, Modet & Co メキシコ事務所
(スペインを本拠地として中南米各国に支部を有する法律事務所)
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期
2015.12.08
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